Marchi e “silenzio assenso”: il rischio di chi tollera troppo a lungo marchi simili

Registrare un marchio non basta per garantirne la tutela: tollerare troppo a lungo l’uso di segni simili può comportare la perdita del diritto di opposizione. In questo articolo analizziamo il concetto di acquiescenza, che rende un marchio inattaccabile se il titolare non interviene entro cinque anni dalla registrazione di un segno confliggente. Approfondiamo inoltre le strategie giuridiche per evitare il “silenzio assenso”, dalle opposizioni amministrative alle azioni giudiziarie, sia in Italia (UIBM) che a livello europeo (EUIPO). Infine, evidenziamo le differenze tra le procedure e le azioni più efficaci per proteggere il proprio marchio prima che sia troppo tardi.

Come evitare che vengano registrati marchi simili?

Per ottenere la registrazione, un marchio deve essere nuovo e distintivo. Ai sensi dell’art. 12 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), non può essere concesso un marchio se esiste già un segno identico o simile per prodotti o servizi affini.

Tuttavia,  l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) non effettua alcun controllo d’ufficio sull’esistenza di marchi anteriori, lasciando ai titolari il compito di sorvegliare il mercato e individuare eventuali registrazioni confliggenti. Proteggere un marchio non significa solo registrarlo, ma anche monitorarne costantemente l’unicità, evitando che terzi possano appropriarsi indebitamente di segni distintivi simili.

La sorveglianza dei marchi è quindi un’attività essenziale per individuare tempestivamente domande di registrazione potenzialmente lesive. Questo monitoraggio può avvenire su scala nazionale (UIBM), europea (EUIPO) e internazionale (WIPO) e non si limita alla ricerca di identità perfette, ma considera anche somiglianze fonetiche, visive e concettuali, per prevenire il rischio di confusione sul mercato.

La tempestività è fondamentale per le opposizioni amministrative, che possono essere presentate solo entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda. Se viene individuato un marchio in conflitto, il titolare deve valutare l’azione più appropriata:

• Inviare una diffida formale, per intimare al richiedente di ritirare la domanda di registrazione.
• Presentare un’opposizione amministrativa, per bloccare la registrazione presso l’UIBM.
• Avviare un’azione legale, nel caso in cui il marchio sia già stato registrato e siano trascorsi più di tre mesi dalla pubblicazione della domanda.

Monitorare attivamente il mercato consente non solo di intervenire per tempo, ma anche di evitare costi elevati derivanti da un contenzioso ordinario. Se si agisce rapidamente, si può risolvere il conflitto prima che il marchio contestato venga registrato e consolidato.

Ma cosa succede se un marchio simile viene tollerato per troppo tempo?

Cosa succede se si tollerano marchi simili troppo a lungo?

Se un titolare di marchio tollera per un lungo periodo l’uso di un segno identico o simile senza intraprendere alcuna azione per contrastarlo, può incorrere nel fenomeno della convalidazione del marchio posteriore, noto anche come acquiescenza. Questo principio, disciplinato dall’art. 28 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), ha conseguenze irreversibili: il marchio contestato diventa inattaccabile, e il titolare del marchio anteriore perde definitivamente il diritto di opporsi al suo utilizzo.

Affinché l’acquiescenza si configuri, devono sussistere tre condizioni fondamentali:

• Il marchio posteriore deve essere registrato. L’acquiescenza non opera nei confronti di marchi non registrati, anche se largamente utilizzati.
• Devono trascorrere cinque anni dalla registrazione senza opposizioni. Il titolare del marchio anteriore deve aver tollerato per cinque anni consecutivi l’uso del segno confliggente senza avviare contestazioni formali.
• L’uso del marchio posteriore deve essere avvenuto in buona fede. Se il titolare del marchio successivo ha agito in malafede, l’acquiescenza non può essere invocata.

Se tutte queste condizioni sono soddisfatte, il titolare del marchio anteriore non può più chiedere l’annullamento del marchio successivo né impedirne l’uso. Il marchio posteriore, quindi, si consolida definitivamente nel mercato, privando il titolare originario di qualsiasi tutela nei suoi confronti.

Per evitare tale scenario, è essenziale monitorare costantemente il mercato e intervenire tempestivamente in caso di marchi potenzialmente confliggenti. La diffida formale rappresenta uno strumento cruciale per interrompere il decorso dell’acquiescenza, riaffermando il diritto esclusivo del titolare e bloccando il consolidamento di marchi simili. In assenza di un’azione tempestiva, il marchio anteriore rischia di perdere il proprio valore commerciale e la sua distintività, lasciando il titolare privo di strumenti di difesa.

Chi può opporsi alla registrazione di un marchio?

L’opposizione alla registrazione di un marchio è uno strumento giuridico di natura amministrativa che consente di impedire la registrazione di segni distintivi potenzialmente confliggenti con marchi preesistenti. Introdotta dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), questa procedura tutela i titolari di diritti anteriori, evitando che marchi successivi possano generare rischio di confusione o di associazione sul mercato.

Ai sensi dell’art. 177 del CPI, possono presentare opposizione:

• Il titolare di un marchio registrato con data anteriore o con efficacia nello Stato da una data precedente.
• Chi ha depositato una domanda di registrazione di un marchio con data anteriore, o che abbia effetto in Italia per diritto di priorità o rivendicazione di preesistenza.
• Il licenziatario esclusivo del marchio, se espressamente autorizzato dal titolare.
• Persone, enti e associazioni titolari di diritti su nomi notori, ritratti o segni distintivi, ai sensi dell’art. 8 CPI.
• Soggetti legittimati a tutelare denominazioni di origine e indicazioni geografiche, come i consorzi di tutela o, in loro assenza, il Ministero dell’Agricoltura come autorità competente.
• Chi ha depositato una domanda di protezione per una denominazione di origine o un’indicazione geografica, anche se questa non è ancora stata concessa al momento dell’opposizione.

L’opposizione rappresenta un meccanismo di difesa essenziale per tutelare l’unicità e il valore commerciale di un marchio registrato. Tuttavia, poiché può essere esercitata solo entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione, è fondamentale attivare un sistema di sorveglianza costante per individuare tempestivamente eventuali conflitti.

Se l’opposizione non viene presentata nei tempi previsti, il marchio contestato potrebbe ottenere la registrazione, rendendo necessarie azioni legali più complesse e costose per tutelare i propri diritti. Prevenire è sempre la strategia più efficace (approfondisci: azione a tutela del marchio – Canella Camaiora).

La procedura di opposizione marchi in Italia

L’opposizione alla registrazione di un marchio è uno strumento amministrativo che consente di contestare il deposito di un segno distintivo potenzialmente confliggente con marchi preesistenti. La procedura ha inizio con la pubblicazione della domanda di registrazione nel Bollettino Ufficiale della Proprietà Industriale (BUI). Da quel momento, il titolare del marchio anteriore ha tre mesi di tempo per presentare opposizione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

L’atto di opposizione, che deve essere redatto in forma scritta, deve contenere:

• L’identificazione del marchio contestato e della relativa domanda di registrazione;
• L’indicazione dei diritti anteriori su cui si basa l’opposizione;
• Le motivazioni della contestazione, inclusa un’analisi del rischio di confusione o associazione tra i segni distintivi.

Per il deposito dell’opposizione è richiesto il pagamento di una tassa amministrativa, e l’intera procedura può essere effettuata telematicamente tramite il portale dell’UIBM.

Una volta ricevuta l’opposizione, l’UIBM notifica la contestazione alla controparte, avviando una fase di contraddittorio scritto. Durante questa fase, le parti possono:

• Presentare osservazioni e prove a sostegno delle proprie posizioni;
• Tentare una soluzione amichevole, prima che l’UIBM emetta una decisione definitiva.

L’art. 178 del CPI stabilisce che l’UIBM valuti l’opposizione esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti, considerando tre criteri principali:

• Somiglianza tra i segni distintivi;
• Natura dei prodotti o servizi coinvolti;
• Rischio di confusione per il pubblico.

A conclusione del procedimento, la decisione dell’UIBM può determinare:

• L’accoglimento totale o parziale dell’opposizione, con il conseguente rigetto della domanda di registrazione del marchio contestato;
• Il rigetto dell’opposizione, permettendo così la registrazione del marchio impugnato.

In caso di esito sfavorevole, la decisione dell’UIBM può essere impugnata dinanzi alla Commissione dei Ricorsi dell’UIBM e, successivamente, al Tribunale delle Imprese competente.

Agire tempestivamente è essenziale: trascorsi i tre mesi previsti, l’unica possibilità per contestare un marchio già registrato sarà avviare azioni legali più complesse e onerose.

L’opposizione marchi in EU

Il sistema di opposizione presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) consente ai titolari di diritti anteriori di impedire la registrazione di marchi confliggenti a livello dell’Unione Europea. L’obiettivo è evitare che marchi successivi possano generare rischio di confusione o di associazione sul mercato unico europeo.

L’opposizione deve essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione nel Bollettino Ufficiale dell’EUIPO. L’atto deve contenere:

• L’identificazione del marchio contestato;
• L’indicazione dei diritti anteriori su cui si basa l’opposizione;
• Le motivazioni della contestazione, inclusa una dimostrazione del rischio di confusione tra i segni distintivi.

Dopo la presentazione dell’opposizione, l’EUIPO verifica preliminarmente l’ammissibilità della richiesta. Se i requisiti formali sono soddisfatti, si avvia una fase preliminare di negoziazione tra le parti, nota come cooling-off. Questo periodo, della durata iniziale di due mesi, può essere prorogato fino a 24 mesi su richiesta congiunta, consentendo alle parti di trovare un accordo extragiudiziale prima di entrare nella fase del contraddittorio.

Se la negoziazione non ha esito positivo, la procedura prosegue con lo scambio di osservazioni e prove, durante il quale le parti devono sostenere le proprie argomentazioni.

Una peculiarità dell’opposizione presso l’EUIPO è la possibilità per il titolare del marchio contestato di richiedere la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore su cui si basa l’opposizione, purché questo sia registrato da oltre cinque anni. Se l’opponente non dimostra un utilizzo effettivo e serio del proprio marchio, l’opposizione può essere rigettata.

L’EUIPO decide basandosi sugli elementi forniti dalle parti, valutando tre aspetti principali:

• Somiglianza tra i segni distintivi;
• Natura dei prodotti o servizi coinvolti;
• Rischio di confusione per il pubblico.

La decisione finale può determinare:

• L’accoglimento totale o parziale dell’opposizione, con il conseguente rigetto della domanda di registrazione del marchio contestato;
• Il rigetto dell’opposizione, consentendo così la registrazione del marchio impugnato.

Se una delle parti non è soddisfatta della decisione, può presentare ricorso dinanzi alle Commissioni di Ricorso dell’EUIPO e, in ultima istanza, dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea.

Monitorare costantemente le domande di registrazione è essenziale per agire tempestivamente e proteggere il proprio marchio da registrazioni potenzialmente dannose.