Cosa succede quando due marchi condividono lo stesso nome?

Posso usare il mio cognome come marchio se un’altra azienda lo usa già?

È spesso la prima domanda che un imprenditore si pone quando avvia un’attività legata al proprio nome di famiglia: “È il mio cognome: possono davvero impedirmi di usarlo?” (approfondisci: RADA contro PRADA: è sempre lecito utilizzare il nome del fondatore come marchio? – Canella Camaiora).

La risposta, però, non è automatica. Nel diritto industriale, il cognome non è solo un dato anagrafico, ma può diventare un vero e proprio segno distintivo dell’impresa. E quando due aziende operano nello stesso settore utilizzando lo stesso patronimico, il punto non è chi abbia “diritto al nome”, ma se quel nome possa generare confusione sul mercato.

Il Tribunale di Catania lo chiarisce in modo netto: ciò che conta è il concreto rischio che clienti, distributori o operatori del settore possano attribuire i prodotti di un’impresa a un’altra. È questa la logica dell’art. 2564 c.c., che impone all’impresa iscritta successivamente di modificare o integrare la propria denominazione solo quando la somiglianza sia tale da creare confusione.

Nel caso esaminato, entrambe le società utilizzavano il cognome “Poiatti” da molti anni, nello stesso mercato della pasta. Ma il Tribunale ha escluso il rischio confusorio valorizzando un elemento decisivo: la coesistenza pacifica e protratta nel tempo (vedi anche: Marchi e “silenzio assenso”: il rischio di chi tollera troppo a lungo marchi simili – Canella Camaiora).

Non si trattava di un conflitto nato subito dopo l’ingresso di un nuovo operatore, ma di due realtà che avevano convissuto per decenni, intrattenendo anche rapporti commerciali e senza che il mercato avesse manifestato una confusione strutturale. Secondo il Tribunale, proprio questa convivenza prolungata aveva consolidato nel tempo una diffusa consapevolezza della diversa identità delle due aziende e dei rispettivi marchi.

In altri termini, il Tribunale afferma un principio molto concreto: “la coesistenza tra i due marchi, protrattasi per un tempo significativo […] ha fatto sì che nei consumatori […] sia maturata […]la capacità di distinguere i due marchi e collegarli alle relative imprese produttrici”.

Pertanto, usare il proprio cognome è possibile, ma non è mai una scelta neutra. Quando quel nome è già presente nello stesso settore, la liceità dipenderà dalla capacità distintiva complessiva del segno, dalla storia della coesistenza e soprattutto dalla percezione concreta del pubblico.

Ho ricevuto una diffida: devo aspettare che mi facciano causa?

Nella pratica d’impresa la diffida non è mai solo un documento “legale”: è un segnale che può incidere subito su rapporti commerciali, trattative e reputazione. La domanda tipica è: devo attendere che l’altro mi citi in giudizio, oppure posso muovermi io per chiarire la situazione?

La sentenza affronta il punto in modo diretto, qualificando l’azione proposta come uno strumento pienamente ammissibile quando serve a rimuovere uno “stato di incertezza oggettiva”. Il Tribunale richiama espressamente la Cassazione (n. 29479/2022): l’accertamento negativo è consentito quando “mira a conseguire un risultato utile giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice”, eliminando l’incertezza sull’illiceità o meno della condotta contestata.

Il passaggio rilevante però, è un altro: per il Tribunale non è necessario che l’impresa diffidata sia già stata convenuta in giudizio o che esista un contenzioso pendente. È sufficiente la ricezione della diffida (o comunque il coinvolgimento in giudizi/procedimenti) perché quella contestazione può far nascere un’incertezza oggettiva meritevole di tutela, anche se non preesistente al processo.

Tradotto in termini imprenditoriali: l’azione di accertamento negativo consente di non subire i tempi e la strategia del concorrente. Se una diffida mette in discussione packaging, claim o comunicazione commerciale, l’impresa può scegliere di portare il tema davanti al giudice per ottenere una pronuncia che chiarisca se quelle condotte siano lecite o meno, senza restare in una zona grigia che può bloccare decisioni di marketing o investimenti.

Quando il packaging diventa davvero concorrenza sleale?

Per un imprenditore, la domanda è concreta: quanto devo differenziarmi dal mio concorrente? Basta cambiare un colore? Un carattere? Un claim pubblicitario?

Nel caso esaminato, tra le condotte contestate rientravano l’uso dei colori, l’impostazione grafica delle confezioni, la numerazione dei formati, alcuni slogan pubblicitari (“Dal 1926”, “Il primo di famiglia”) e la comunicazione online e fieristica. L’accusa era quella di concorrenza sleale per confusione e, in parte, per appropriazione di pregi.

Il Tribunale affronta il tema con un criterio molto concreto: il confronto non va fatto in astratto, ma dal punto di vista del consumatore medio, con riferimento alla percezione complessiva del prodotto. Non si scompone la confezione in singoli dettagli, ma si valuta l’impressione d’insieme.

Nel raffronto tra le confezioni, il Collegio ha rilevato differenze significative nei colori predominanti, nella disposizione degli elementi grafici, nella posizione e nella resa visiva del marchio (approfondisci: Look-Alike e packaging: proteggere il design per difendersi dalla concorrenza sleale – Canella Camaiora). Anche l’uso di tonalità diffuse nel settore alimentare – come il blu o il rosso – non è stato ritenuto di per sé appropriativo, in assenza di una combinazione tale da generare confusione.

Lo stesso ragionamento è stato applicato ai claim pubblicitari. Espressioni come “Dal 1926” o riferimenti a tradizione, famiglia e territorio sono state valutate alla luce del contesto storico dell’impresa e della loro effettiva capacità di ingannare il pubblico. Il Tribunale ha escluso che tali messaggi fossero idonei a far credere che i prodotti provenissero dall’altra impresa o che si trattasse di un agganciamento parassitario alla reputazione altrui.

Un passaggio importante riguarda anche la numerazione dei formati di pasta: il giudice ha ritenuto che si tratti di un sistema funzionale e largamente diffuso nel settore, privo di capacità distintiva autonoma.

Il principio che emerge è chiaro: la concorrenza sleale per imitazione non si configura perché due prodotti si assomigliano in qualcosa, ma quando la somiglianza è tale da generare una confusione concreta sull’origine imprenditoriale (approfondisci: Concorrenza sleale: quando si verifica e come difendersi – Canella Camaiora). Nel mercato dei beni di largo consumo, dove colori, richiami alla tradizione e impostazioni grafiche simili sono frequenti, ciò che conta è l’effetto complessivo, non il singolo elemento.

Per le imprese, questo significa che differenziarsi è essenziale, ma non è necessario reinventare il settore. La linea di confine non è l’originalità assoluta, bensì l’assenza di un rischio reale di confusione.