Abstract
Quando un nome usato per identificare una linea o un modello di prodotto può essere percepito come un marchio autonomo? A partire dal caso SVEVO/SVEVA, il contributo analizza il confine tra denominazione di prodotto e funzione distintiva d’origine, soffermandosi sul ruolo del marchio-ombrello e sulle modalità concrete con cui il segno viene presentato al pubblico nel settore fashion e retail.
Il caso e le domande in giudizio: l’uso di “SVEVA” nel mondo intimissimi®
Con la sentenza n. 5163/2025 del 4 novembre 2025, il Tribunale di Venezia mette sotto la lente un cortocircuito frequente nel fashion e nel retail: quando un segno che il pubblico incontra accanto a un marchio-ombrello può essere scambiato per un marchio “autonomo” e diventare, così, terreno di scontro tra privative. Nel caso di specie, all’interno dell’ecosistema di brand del gruppo Calzedonia S.p.A., il marchio-ombrello rilevante è Intimissimi® e la denominazione contestata è “Sveva”, impiegata per individuare un modello/linea di prodotto.
La ricorrente è Somma & C. S.r.l., titolare di marchi italiani e comunitario per il segno denominativo “SVEVO” ; la convenuta è Calzedonia S.p.A., che commercializza i prodotti oggetto di causa nel perimetro del marchio Intimissimi®.
Il conflitto nasce perché Somma & C. ritiene l’uso di “Sveva” per la linea di reggiseni come un segno – per come appare e viene valorizzato nella comunicazione – idoneo a interferire con le privative “SVEVO” e a confondere) la percezione di provenienza commerciale.
Da qui, l’impianto delle domande attore: Somma & C. chiede anzitutto l’accertamento della contraffazione dei propri marchi (Italia e Unione) ai sensi dell’art. 20 CPI e art. 9 del Reg. (UE) 2017/1001 e, in parallelo, l’accertamento di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1, 2 e 3 c.c. Sul piano dei rimedi, domanda la classica “cassetta degli attrezzi” del contenzioso marchi:
- inibitoria dell’uso del segno “Sveva” (anche online e su tutto il territorio UE),
- contestuale ordine di ritiro, rimozione e distruzione di ogni materiale che lo rechi,
- penale per l’inottemperanza,
- danni (o in alternativa restituzione degli utili) e
- pubblicazione della decisione.
Il fondamento fattuale e giuridico è, come prevedibile, la classica triade della comparazione tra segni: Somma & C. valorizza la somiglianza fonetica (scarto minimo), quella grafica (segno privo di stilizzazioni “salvifiche”) e quella concettuale (stesso nome declinato al maschile e al femminile), sostenendo inoltre l’affinità merceologica e, dunque, il rischio di confusione o associazione.
Calzedonia, invece, imposta una difesa che mira a spostare il baricentro: non “quanto è simile Sveva a Svevo?”, ma “che cos’è Sveva nel contesto in cui viene utilizzato?”, sostenendo che non esista alcuna linea a marchio “Sveva”, poiché il termine sarebbe impiegato solo come nome di un modello/serie all’interno dell’offerta intimissimi®, secondo una prassi diffusa nel settore (nomi femminili per identificare varianti di prodotto).
Ed è proprio di fronte a questo bivio — su cui le parti litigano, chiedendo, da un lato, Somma & C. che “Sveva” sia letto come segno distintivo interferente e, dall’altro, Calzedonia che sia invece qualificato come mera denominazione di modello, “assorbita” dal marchio-ombrello Intimissimi® — che il giudice inizia a “stringere” il perimetro del contendere.
Questioni di rito e preclusioni preliminari: mediazione (non) obbligatoria e limiti processuali della nullità del marchio UE
In apertura, il Tribunale è chiamato a misurarsi con due questioni “di soglia”, entrambe capaci — se accolte — di ridefinire (o persino arrestare) il giudizio:
- l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010: dinanzi alla pretesa della convenuta secondo cui l’azione di contraffazione renderebbe la mediazione obbligatoria, il Tribunale ha chiarito che il marchio, quale bene immateriale dell’impresa, attribuisce al titolare non un diritto reale, bensì un potere di esclusiva declinato come diritto di vietare a terzi l’uso del segno. Pertanto, “le azioni proposte a tutela del marchio non sono soggette a mediazione obbligatoria”;
- la contestazione della validità del marchio dell’Unione azionato dall’attrice, sul piano e nei limiti processuali tracciati dal Reg. (UE) 1001/2017: la sentenza chiarisce che nel giudizio di contraffazione, per i marchi italiani, alla luce di un indirizzo giurisprudenziale consolidato (Cass. civ., Sez. I, Sent., 17/11/2011, n. 24179; Cass. civ., Sez. I, Sent., 16/07/2004, n. 13159), la nullità dedotta in via di mera eccezione è accertata incidenter tantum, senza effetto di giudicato sulla validità. Diversamente, per il marchio UE, il Tribunale esclude che la nullità possa essere sollevata in via di eccezione: il Reg. (UE) 1001/2017 prevede un assetto differente secondo cui, alla luce del combinato degli artt. 127 e 128, l’unica via per introdurre la nullità del marchio UE nel giudizio è la domanda riconvenzionale.
Validità del titolo e intensità della tutela: capacità distintiva, “marchio forte” e nullità (Italia)
Definite le questioni preliminari, il Tribunale affronta la questione relativa all’eccezione di nullità del marchio nazionale “SVEVO”, proposta ai sensi dell’art. 25 CPI in relazione all’art. 13 CPI. Il giudice muove dalla ricostruzione dell’oggetto della privativa: un marchio denominativo (“Svevo” in qualsiasi carattere e dimensione), registrato per la classe 25 (“articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria”).
La verifica della validità viene ricondotta ai criteri dell’art. 13 CPI. In particolare, il Giudice ricorda che la capacità distintiva, ossia l’idoneità del segno a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli dei concorrenti, difetta quando il segno consiste esclusivamente in denominazioni generiche o descrittive del prodotto/servizio. Su questo punto, il Tribunale chiarisce anche che il metro di riferimento non è il “pubblico in generale”, ma il destinatario medio del settore, mediamente intelligente, accorto e informato (si v. Cass. civ., Sez. I, Sent., 14/05/2020, n. 8942; Cass. civ., Sez. I, Sent., 13/10/2014, n. 21588; Cass. civ., Sez. I, Sent., 26/03/2004, n. 6080).
Pertanto, la sentenza esclude che “SVEVO” — pur essendo parola di senso compiuto — abbia attinenza concettuale con i capi di abbigliamento (o prodotti inerenti della classe 25); ne deriva la conferma della capacità distintiva e, quindi, il rigetto dell’eccezione di nullità per i marchi nazionali.
A questo, il Tribunale aggiunge la questione relativa ai termini di “forza” del segno: “proprio la distanza concettuale del segno rispetto al prodotto vale a qualificare il segno distintivo come marchio forte”.
La respinta dell’eccezione di nullità e la qualificazione di “SVEVO” come segno dotato di capacità distintiva (e, anzi, “forte”) valgono a confermare che il titolo è validamente azionabile nel giudizio di contraffazione.
Resta però distinto – e sarà decisivo nel prosieguo – l’accertamento se, nel caso concreto, i presupposti dell’illecito dedotto ricorrano effettivamente, ossia se la condotta contestata sia idonea a integrare la violazione lamentata.
Il cuore della decisione: funzione distintiva d’origine e confine tra marchio e denominazione di linea
È su questo snodo che la sentenza gira davvero: l’uso che integra contraffazione ex art. 20 CPI deve riguardare un segno impiegato in funzione distintiva, cioè idoneo a “fornire indicazione dell’impresa da cui i beni traggono origine”.
Il Tribunale aggiunge subito la precisazione decisiva per il caso concreto: quando il segno è utilizzato accostato a un segno “generale” (qui Intimissimi®), occorre verificare se il segno secondario “assuma la funzione tipica del marchio, perché solo in tal caso il suo utilizzo da parte del terzo è sussumibile nell’ambito dell’art. 20 CPI, posto che solo in tale ipotesi si può determinare un rischio di confusione per il pubblico circa la provenienza dei prodotti”.
Da questa premessa, la motivazione scende sul terreno probatorio. La conclusione è netta: non vi è prova che “Sveva” sia usato da solo o comunque in funzione distintiva dell’origine dei prodotti. Dalla documentazione, infatti, è dimostrato unicamente un utilizzo sul sito www.intimissimi.it, al solo fine di contraddistinguere una linea/modello all’interno dell’offerta a marchio Intimissimi.
Il Tribunale insiste poi su un ulteriore (mancato) gradino probatorio: non risulta un uso autonomo del nome “Sveva” nel commercio dei prodotti, svincolato da Intimissimi, tale da assumere funzione distintiva come “marchio secondario”. Non di meno, l’attrice ha provato (o offerto di provare) forme di impiego ulteriori e diverse rispetto al sito della convenuta.
A questo punto la chiusura è una conseguenza logica dell’impostazione iniziale: in assenza di prova dell’apposizione del segno sui prodotti, o di un uso svincolato dal marchio Intimissimi® nei negozi, cataloghi o materiali pubblicitari o con “qualche evidenza” a “Sveva”, non può essere riconosciuta la funzione distintiva d’origine, essendo la medesima già assolta dal marchio Intimissimi®. In effetti, se “Sveva” contrassegna unicamente una linea di prodotti con determinate caratteristiche, è Intimissimi a contraddistinguere l’origine, perciò l’uso di “Sveva”, “non integra ipotesi di contraffazione ai sensi dell’art. 20 CPI.”
Oltre la contraffazione: concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)
Il Tribunale osserva anzitutto che, pur avendo l’attrice richiamato le diverse ipotesi di cui all’art. 2598 c.c., rileva unicamente la prima fattispecie: l’uso del segno “Sveva”, dedotto come idoneo a generare confusione sulla provenienza dei prodotti (art. 2598, n. 1, c.c.).
Sotto tale profilo, la domanda non viene accolta, poiché l’uso del nome “Sveva” per identificare una linea/modello non integra un impiego autonomo del segno, ma una mera denominazione di prodotto inserita in modo costante nel contesto del marchio-ombrello Intimissimi®, circostanza che, di per sé, rende implausibile che il consumatore possa equivocare sulla fonte imprenditoriale dei beni.
Inoltre, il Tribunale considera un ulteriore elemento di mercato: l’uso contestato riguarda esclusivamente linee di reggiseni, mentre l’attività dell’attrice è riferita a prodotti diversi, rivolti a una platea differente (maglieria di pregio per uomini). Non c’è quindi sovrapposizione del medesimo mercato di riferimento e viene meno il presupposto della confusione, perché i prodotti non sono destinati allo stesso pubblico.
Il caso SVEVO/SVEVA fotografa un problema tipico del retail: la convivenza tra marchio-ombrello e nomi di linea/modello, e il rischio che questi ultimi vengano letti come marchi secondari.
In questo scenario, la sentenza ribadisce che l’analisi non può fermarsi alla somiglianza tra segni: diventa decisivo, in prima battuta, verificare se il nome della linea/modello svolga (ed emerga come) funzione distintiva d’origine, oppure resti una denominazione interna al marchio-ombrello; e, inoltre, se prodotti e mercato di riferimento siano davvero sovrapponibili, così da rendere plausibile – o escludere – la confusione.
La conseguenza pratica è altrettanto chiara: la linea di confine si traccia nella concretezza degli usi – presentazione in e-commerce, etichettatura, materiali promozionali, uso in-store – perché è lì che si forma la percezione del pubblico e, soprattutto, lì che si costruisce (o manca) la prova in giudizio.
Revisionato da: Jenny Ruà
Data di pubblicazione: 8 Giugno 2026
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Celeste Martinez Di Leo
Praticante avvocato, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia e in “Abogacía” presso l’Universidad de Belgrano (Argentina) a pieni voti.