Evita contenziosi con una due diligence brevettuale accurata.
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Avvocato Arlo Canella
La risoluzione di un contratto di licenza brevettuale può derivare dalla nullità del brevetto, dall’inadempimento contrattuale o da altre violazioni. Questo articolo esamina casi concreti, giurisprudenza e strategie pratiche per affrontare e prevenire contenziosi, evidenziando l’importanza della negoziazione assistita, della due diligence brevettuale e di clausole contrattuali ben strutturate. Un’analisi chiara su tempistiche, strumenti alternativi di risoluzione delle dispute e migliori pratiche per proteggere i propri diritti brevettuali.
Un contratto di licenza brevettuale è valido solo se il brevetto su cui si basa rispetta i requisiti di novità, altezza inventiva e liceità, come previsto dal Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.). Se il titolo brevettuale viene dichiarato nullo o non viene mai concesso, il contratto può essere altrettanto nullo per mancanza di oggetto (art. 1418 c.c.).
Questa impostazione è stata ribadita dal Tribunale di Catanzaro nella sentenza n. 754/2024, al termine di un procedimento durato quasi cinque anni. Il caso riguardava una società che aveva stipulato un contratto di licenza per lo sfruttamento di un brevetto industriale. Tuttavia, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha successivamente respinto la domanda di brevetto per mancanza di novità e attività inventiva, rendendo inesistente il titolo di proprietà industriale su cui si basava la licenza.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato nullo il contratto, affermando che senza un brevetto valido, la licenza non può produrre effetti giuridici. In particolare, la sentenza ha stabilito che:
“La domanda di declaratoria della nullità del contratto avanzata dall’attrice, dunque, deve essere accolta in quanto il contratto stipulato il 3 marzo 2017 tra le parti è nullo, mancando l’oggetto del relativo contratto, ossia ‘il brevetto così come depositato’ (art. 2 del contratto). Dalla lettura del contratto intercorso fra le parti emerge, infatti, chiaramente che l’oggetto del contratto di licenza era costituito proprio dal titolo di proprietà industriale vantato dai convenuti. Ebbene, considerato che, alla data della conclusione del contratto, non era ancora sorto il diritto di privativa, né tale diritto è sorto successivamente alla stipula, essendo stata rigettata la domanda di concessione di brevetto, il contratto non può che essere dichiarato nullo.”
(Sentenza n. 754/2024, Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 05/04/2024, RG n. 5443/2019 – Repert. n. 758/2024).
Questa decisione è perfettamente conforme all’orientamento della Corte di Cassazione, che aveva già affermato un principio analogo nella sentenza n. 6816/1999. In quell’occasione, la Suprema Corte aveva esaminato una vicenda simile, in cui un brevetto concesso era stato successivamente dichiarato nullo per difetto di novità e il contratto di licenza era stato contestualmente annullato. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Firenze, ribadendo che:
“La nullità del brevetto comporta l’inefficacia del contratto di licenza, poiché viene a mancare l’oggetto del negozio giuridico. Il licenziatario ha quindi diritto alla restituzione delle somme versate, non potendo sussistere alcuna valida causa di pagamento in assenza di un titolo brevettuale legittimo.”
(Cass. civ., sez. I, sent. n. 6816/1999).
La recente sentenza del Tribunale di Catanzaro rappresenta dunque una conferma di un principio consolidato in giurisprudenza, rafforzando l’idea che un contratto di licenza non può sussistere in assenza di un brevetto valido.
Tuttavia, cosa accade se il brevetto è valido ma viene utilizzato in modo improprio o se vi sono altre condizioni contrattuali?
Oltre alla nullità del brevetto, un contratto di licenza può cessare i suoi effetti per altre ragioni, legate al comportamento del licenziante o del licenziatario. A seconda della parte inadempiente, possono verificarsi diverse ipotesi di risoluzione o annullamento del contratto.
Il licenziante, in qualità di titolare del brevetto, è tenuto a garantire al licenziatario l’uso pacifico del titolo e a rispettare gli obblighi contrattuali assunti. La risoluzione può verificarsi quando il brevetto non è valido o non è concesso, e il licenziante non ha previsto nel contratto una clausola di conversione in licenza di know-how (approfondisci: Know-how commerciale: come tutelarlo e reagire in caso di “furto” – Canella Camaiora). In questo caso, il licenziatario potrebbe sostenere la nullità del contratto per mancanza di oggetto.
Un’altra ipotesi di risoluzione si verifica se il licenziante viola gli obblighi di esclusiva, concedendo il brevetto ad altri soggetti in violazione delle condizioni pattuite. Anche l’assenza di supporto tecnico o di know-how necessario all’implementazione del brevetto può comportare la risoluzione del contratto, nel caso in cui renda impossibile l’utilizzo della tecnologia concessa in licenza.
A seconda della gravità della violazione, il licenziatario può chiedere:
Anche il licenziatario è vincolato da obblighi precisi nel contratto di licenza. Il contratto può essere risolto se il licenziatario utilizza il brevetto oltre i limiti contrattuali, ad esempio per finalità non autorizzate o in territori esclusi dalla licenza.
La risoluzione può avvenire anche nel caso in cui il licenziatario non versi i corrispettivi dovuti (royalties), configurando un grave inadempimento economico (approfondisci Il nuovo recupero crediti per royalties non corrisposte – Canella Camaiora).
Ulteriori cause di risoluzione possono essere la concessione dell’uso del brevetto a terzi senza autorizzazione, violando i termini della licenza, oppure la mancata osservanza delle clausole di segretezza, con conseguente divulgazione di informazioni riservate o know-how protetto.
In questi casi, il licenziante può avvalersi di due strumenti principali:
Ma quanto tempo può durare un contenzioso in materia di licenze brevettuali?
Ogni buon avvocato sa che minimizzare le lungaggini e massimizzare il risultato è sempre nell’interesse superiore del cliente. Se c’è margine per una soluzione efficace e tempestiva, è giusto perseguirla. Tuttavia, se il contenzioso è inevitabile, bisogna affrontarlo con determinazione, facendo valere con forza i diritti del proprio assistito. Non è il processo a dover fare paura: ciò che conta è affrontarlo con la strategia giusta.
Nella maggior parte dei casi, la via più efficace per risolvere questo tipo di controversie è evitare il contenzioso e privilegiare strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. La mediazione e la negoziazione assistita consentono di raggiungere un accordo in tempi sensibilmente più brevi, evitando il rischio di lunghi procedimenti giudiziari. Come sottolineato nell’articolo PMI e recupero crediti: la negoziazione assistita da legali come “strumento diplomatico” – Canella Camaiora, la negoziazione assistita rappresenta un’opzione strategica per risolvere conflitti in modo efficace, senza dover affrontare le lungaggini della giustizia ordinaria.
La negoziazione assistita, infatti, ha tempi significativamente più rapidi. Secondo il D.L. 132/2014 convertito con L. 162/2014, le parti devono concludere la procedura entro un massimo di tre mesi, prorogabili di ulteriori 30 giorni su accordo delle parti (art. 3, comma 1, D.L. 132/2014).
Quando la controversia riguarda esclusivamente il mancato pagamento delle royalties, è possibile evitare un processo ordinario e agire con un procedimento monitorio, chiedendo al giudice un decreto ingiuntivo immediato per il recupero delle somme dovute. Questa procedura ha il vantaggio di essere molto più rapida rispetto a un contenzioso tradizionale. Tuttavia, è importante ricordare che, se il decreto viene opposto dal licenziatario, il procedimento si trasforma in un giudizio ordinario, con un possibile allungamento dei tempi.
Se la disputa riguarda la validità del brevetto o la corretta esecuzione del contratto, i tempi possono essere significativamente più lunghi. Una causa può durare 2-4 anni in primo grado dinanzi alle Sezioni Specializzate in materia d’Impresa. A queste tempistiche si possono aggiungere ulteriori 2-3 anni per il giudizio d’appello, in caso di impugnazione, e altri 3-4 anni per un eventuale ricorso in Cassazione, con il rischio che il procedimento si prolunghi oltre un decennio.
L’apporto di consulenti tecnici (CTU o di parte) è spesso decisivo in questo tipo di contenziosi, ma non è un elemento che complica il procedimento. Al contrario, se ben coordinati da avvocati specializzati, i consulenti brevettuali possono rendere più efficiente la strategia processuale, supportando le tesi del cliente con argomentazioni tecniche solide. Proprio per questo, è fondamentale che la difesa non sia affidata solo a tecnici o solo a giuristi, ma a una squadra integrata, dove gli avvocati esperti in brevetti sappiano gestire e valorizzare il contributo dei tecnici per massimizzare il risultato.
Non solo in tribunale, ma anche in fase stragiudiziale, il coinvolgimento di brevetti specialisti nelle trattative può evitare il contenzioso, permettendo alle parti di affrontare in modo chiaro e documentato gli aspetti tecnici della controversia e trovare soluzioni che preservino il valore economico del brevetto.
La miglior strategia per gestire i contenziosi sulle licenze brevettuali è prevenirli fin dalla fase di stipula del contratto. Un accordo ben costruito, basato su una solida due diligence e su clausole contrattuali strategiche, permette di ridurre il rischio di dispute e di affrontarle con maggiore sicurezza in caso di contenzioso.
Una licenza brevettuale deve poggiare su un titolo solido e inattaccabile. Prima di sottoscrivere il contratto, è fondamentale verificare la validità del brevetto e accertarsi che non sia esposto a rischi di annullamento. Se il brevetto è ancora in fase di esame o è stato concesso da poco, può essere opportuno consultare un consulente brevettuale per valutare eventuali debolezze o contenziosi in corso. Ignorare questi aspetti può compromettere l’intero accordo e portare alla nullità della licenza.
Anche la struttura del contratto gioca un ruolo chiave nella prevenzione delle controversie. Un contratto ben redatto dovrebbe prevedere un meccanismo di adattamento in caso di annullamento del brevetto, ad esempio consentendo la conversione in una licenza di know-how, se il licenziatario ha comunque acquisito competenze o informazioni tecniche di valore. Inoltre, è essenziale definire con precisione l’ambito della licenza, specificando limiti territoriali, modalità di sfruttamento e eventuali restrizioni per il licenziatario, così da evitare interpretazioni ambigue.
Un altro aspetto spesso sottovalutato è la gestione dell’esclusiva. Inserire una clausola di esclusiva ben calibrata aiuta a evitare sovrapposizioni tra più licenziatari e possibili conflitti sul mercato. Allo stesso modo, la previsione di un sistema di risoluzione rapida delle controversie ad esempio tramite clausole arbitrali o di negoziazione assistita.
Quando una controversia è inevitabile, è sempre preferibile tentare una soluzione stragiudiziale, prevedendo nel contratto obblighi di negoziazione o mediazione prima di avviare un’azione legale. La negoziazione assistita può essere uno strumento efficace per comporre rapidamente il conflitto, evitando i tempi e i costi di un processo. Un altro aspetto spesso sottovalutato è il ruolo dei consulenti tecnici: coinvolgerli già nella fase di trattativa, e non solo in giudizio, può aiutare le parti a prevenire malintesi sull’ambito di applicazione del brevetto e sulle relative obbligazioni contrattuali.
Avvocato Arlo Canella
