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La sentenza n. 489/2024 della Corte d’Appello di Firenze segna un momento chiave nella tutela dei marchi di forma, riconoscendo la protezione legale per il design iconico delle borse Kelly e Birkin di Hermès. L’articolo analizza le condizioni per registrare un design come marchio di forma, evidenziando la differenza rispetto alla tutela dei disegni e modelli, e spiega come un design distintivo possa ottenere una protezione potenzialmente eterna. Attraverso l’esame del principio di presunzione di validità del marchio e della linea di confine tra ispirazione lecita e contraffazione, il caso Hermès diventa una guida per i professionisti della moda su come salvaguardare il valore commerciale del design.
Sentenza Hermès: una vittoria per i marchi di forma?
La forma di un prodotto può davvero essere registrata come marchio? La risposta è sì, ma solo al verificarsi di specifiche condizioni. Il caso delle iconiche borse Kelly e Birkin di Hermès lo dimostra chiaramente.
Dopo anni di battaglie legali, la Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 489/2024, ha confermato la tutela del design di questi celebri modelli attraverso il marchio di forma. La riproduzione da parte di società concorrenti, quindi, costituisce una chiara contraffazione.
Questa pronuncia arriva dopo un passaggio fondamentale: la Corte di Cassazione, in precedenza, aveva annullato una prima sentenza della stessa Corte d’Appello fiorentina, richiedendo un nuovo esame della questione (ne avevo parlato, commentando la sentenza della Suprema Corte, in questo articolo: Hermès la spunterà? Appello bis per Kelly e Birkin).
Ora, con questa nuova decisione, la giurisprudenza italiana fa chiarezza sul ruolo della forma come elemento distintivo nel settore del lusso. Ma quali implicazioni concrete avrà questa sentenza per i professionisti della moda e per gli esperti di proprietà intellettuale?
La risposta si trova nell’analisi dei criteri che rendono una forma degna di tutela, e nella definizione del confine tra ispirazione legittima e contraffazione.
Quando la tutela del “design iconico” si fa eterna?
Un marchio registrato, a differenza di un brevetto o di un diritto d’autore, può potenzialmente durare per sempre. Mentre i brevetti scadono dopo un massimo di 20 anni e il diritto d’autore si estingue dopo 70 anni dalla morte dell’autore, un marchio può essere rinnovato indefinitamente, ogni dieci anni, mantenendo così una protezione teoricamente eterna.
Questo principio vale anche per i marchi di forma, ossia quei segni distintivi costituiti dalla particolare configurazione di un prodotto. Il Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005, CPI) e il Regolamento UE 2017/1001 stabiliscono, infatti, che anche la forma di un prodotto può essere registrata come marchio, a patto che abbia capacità distintiva.
Abbiamo trattato il tema in un articolo precedente: Perché scegliere un “marchio di forma” e come tutelarlo. Ma questa tutela senza scadenza non è garantita a qualsiasi forma: esistono tre limiti ben precisi, previsti dall’art. 9 CPI e dall’art. 7 del Regolamento UE, che impediscono la registrazione di forme che devono rimanere di libero utilizzo. In particolare, la forma non deve:
- essere imposta dalla natura del prodotto. (Ad esempio, la forma di una palla da calcio è sferica per necessità e non può essere monopolizzata.)
- essere necessaria per ottenere un risultato tecnico. (Come nel caso di una presa ergonomica, la cui forma serve esclusivamente all’impiego del prodotto)
- costituire un elemento che conferisce un valore sostanziale al prodotto. (Se il design è il principale motivo d’acquisto, come per certi oggetti d’arredo di design, non può essere registrato come marchio.)
Queste regole esistono per evitare che un’azienda si appropri di forme essenziali o funzionali che devono rimanere disponibili per i concorrenti. Tuttavia, quando un design acquisisce una riconoscibilità tale da essere immediatamente associato a un determinato brand, può ottenere una tutela potenzialmente eterna attraverso il marchio di forma.
Ed è proprio ciò che è accaduto con Hermès. La Corte d’Appello di Firenze ha riconosciuto che le borse Kelly e Birkin non sono semplici scelte stilistiche, ma sono divenuti segni distintivi che il pubblico riconosce subito e riconduce al brand. Una decisione che fa luce sulle condizioni per la protezione dei design iconici.
Ma come ha motivato il Giudice questa scelta, e quali implicazioni potrebbe avere per il settore della moda?
La presunzione di validità dei marchi registrati: un principio fondamentale
Uno dei punti chiave della decisione della Corte d’Appello di Firenze è stato il richiamo al principio della “presunzione di validità” del marchio registrato.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, un marchio registrato si presume valido fino a prova contraria. E i marchi di forma in questione erano stati tutti debitamente registrati da Hermès.
Questo implica che, in caso di contestazione, l’onere di dimostrare la nullità grava su chi mette in discussione il marchio e non sul titolare. Di conseguenza, Hermès non era tenuta a dimostrare che le forme delle borse Kelly e Birkin fossero distintive. Al contrario, spettava alle società convenute dimostrare che tali caratteristiche fossero già diffuse sul mercato prima della registrazione.
Tuttavia, questa prova non è mai stata fornita. In particolare:
- la sentenza del Tribunale di Torino citata a sostegno della contestazione non aveva alcun valore definitivo, poiché non era passata in giudicato. Le parti, infatti, avevano raggiunto un accordo transattivo, interrompendo così il normale percorso giurisdizionale;
- non sono stati prodotti documenti idonei a dimostrare una preesistenza delle forme contestate. Mancavano cataloghi, pubblicità o altre prove che attestassero la presenza di borse simili sul mercato prima della registrazione da parte di Hermès;
- le prove tardivamente presentate in sede di appello-bis non sono state ritenute ammissibili, poiché la Corte, su rinvio, doveva limitarsi agli atti già acquisiti nei precedenti gradi di giudizio.
In assenza di elementi concreti, la Corte ha confermato la validità dei marchi di forma di Hermès, riconoscendo loro una tutela legale piena ed effettiva.
Implicazioni per il settore moda: la tutela del design passa dalla registrazione
La sentenza Hermès rappresenta un’importante conferma della forza giuridica dei marchi di forma, ma offre anche un’indicazione chiara ai professionisti del settore: la tutela del c.d. design iconico non deve essere lasciata al caso, ma richiede una strategia ben pianificata.
La protezione efficace di un design passa attraverso due passaggi fondamentali:
- registrare il design come disegno o modello (design registrato), per ottenere una tutela immediata ma limitata nel tempo;
- registrare il design come marchio di forma, per assicurarsi una protezione potenzialmente eterna.
La registrazione come disegno o modello è il primo step per proteggere l’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte. La legge italiana ed europea consentono di registrare forma, colori, contorni e decorazioni, proteggendo il design da imitazioni per un massimo di 25 anni (art. 31 CPI e Regolamento (CE) n. 6/2002). Si tratta di un passaggio rapido e semplice, ideale per tutelare le creazioni più innovative, ma non garantisce la protezione della funzione distintiva del design.
La registrazione come marchio di forma diventa il passo successivo quando un design ha acquisito notorietà e distintività. A differenza del disegno o modello, un marchio di forma può essere rinnovato ogni dieci anni senza limiti temporali, offrendo così una tutela potenzialmente “eterna”. Questa protezione non si limita a tutelare l’aspetto estetico, ma si estende alla capacità del design iconico di rappresentare il brand. Tuttavia, esistono limiti precisi: la forma non può essere funzionale, né può conferire un valore sostanziale al prodotto.
La sentenza Hermès suggerisce che la strategia vincente è combinare queste due registrazioni.
Registrare inizialmente il design come disegno o modello garantisce una protezione immediata; successivamente, se il design acquisisce notorietà e riconoscibilità, la registrazione come marchio di forma permette di estendere la protezione nel tempo.
Questa strategia si rivela particolarmente efficace nel settore della moda, dove la forma di un prodotto è spesso legata a doppio filo con la sua riconoscibilità e con l’apprezzamento del pubblico.
Insomma, non basta eliminare il logo o apportare piccole modifiche per farla franca: se la forma richiama immediatamente un design iconico registrato come marchio di forma (proprio come Birkin o Kelly), si rischia di essere tacciati di contraffazione. Inoltre, la somiglianza eccessiva con un design iconico espone a un rischio legale concreto, perché il criterio del rischio di confusione si basa sulla percezione del consumatore medio.
Quindi, prima di produrre o commercializzare un design ispirato a un modello famoso, è essenziale:
- Verificare l’esistenza di disegni o modelli registrati, rivolgendosi a professionisti esperti (cfr. Indagine per Design – Canella Camaiora).
- Valutare attentamente il rischio di confusione, osservando non solo le somiglianze globali, ma anche i dettagli distintivi.
- Evitare modifiche minime che non alterano la percezione del pubblico, perché anche l’assenza di un logo non esclude la contraffazione.
Il caso Hermès non è solo una vittoria per un brand storico, ma una lezione importante per l’intero settore moda. La tutela efficace di un design richiede un approccio proattivo e consapevole: registrare subito il design come disegno o modello, attendere che acquisisca notorietà e poi procedere alla registrazione come marchio di forma.
Questa combinazione rappresenta una scelta strategica imprescindibile per proteggere l’identità e il valore commerciale di un prodotto di successo.
