Scopri i criteri per proteggere elementi distintivi con un marchio di posizione.
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Un colore o un dettaglio estetico possono trasformarsi in un marchio registrato? Il caso Doorinn GmbH vs. EUIPO (T-147/24) ha evidenziato le difficoltà di registrazione dei marchi di posizione, chiarendo che non basta un elemento grafico originale, se il consumatore non lo percepisce come un segno distintivo dell’azienda. Il diritto dei marchi è in continua evoluzione: conoscere le regole e le strategie di branding giuste può fare la differenza tra una registrazione di successo e un rigetto.
Cos’è un marchio di posizione?
Il marchio di posizione è una particolare tipologia di marchio che protegge non solo un segno distintivo, ma anche il modo in cui esso è posizionato su un prodotto. A differenza dei marchi tradizionali, infatti, si caratterizza per la specificità del posizionamento di un elemento grafico, una forma o un colore, conferendo al prodotto un’identità commerciale immediatamente riconoscibile.
Esempi celebri includono la suola rossa delle scarpe Louboutin e il nastro verde sulle bottiglie di Perrier. In questi casi, non è il colore in sé a essere tutelato, ma la sua applicazione in una posizione specifica del prodotto.
Affinché possa essere registrato, un marchio di posizione deve possedere carattere distintivo, ovvero la capacità di identificare l’origine commerciale del prodotto, distinguendolo da quelli dei concorrenti (approfondisci: Marchio di posizione e marchio di forma: il caso Louboutin di M. Manca).
Tuttavia, questo requisito risulta spesso problematico, perché il pubblico potrebbe percepire tali elementi come mere caratteristiche estetiche o funzionali, anziché come indicatori di origine. La sfida principale per chi registra un marchio di posizione consiste nel dimostrare che il segno non ha una funzione meramente decorativa o tecnica, ma che gioca un ruolo essenziale nel riconoscimento del brand da parte del consumatore.
Sebbene possano sembrare concetti simili, il marchio di posizione e il marchio di forma presentano differenze sostanziali:
- Il marchio di posizione riguarda un segno specifico applicato in un punto determinato del prodotto.
- Il marchio di forma tutela la configurazione tridimensionale del prodotto o della sua confezione (per approfondire questo secondo tipo di marchio si v. l’articolo “Perché scegliere un “marchio di forma” e come tutelarlo” di E. Gasparetto)
La giurisprudenza europea ha stabilito che entrambi devono superare il test del carattere distintivo, ma per i marchi di posizione questa prova è spesso più difficile. Ma quali sono i criteri con cui le autorità valutano il carattere distintivo di un marchio di posizione?
Il caso del materasso con l'etichetta rossa: Doorinn GmbH vs. EUIPO
Un esempio recente che evidenzia le difficoltà nella registrazione dei marchi di posizione è il caso Doorinn GmbH vs. EUIPO (T-147/24), deciso dal Tribunale dell’Unione Europea il 29 gennaio 2025.
La società tedesca Doorinn GmbH aveva richiesto la registrazione di un marchio di posizione consistente in un’etichetta rossa a forma di bandierina, cucita sulla parte inferiore del bordo verticale di un materasso. La domanda riguardava prodotti nelle classi 10 e 12 della Classificazione di Nizza, rispettivamente “materassi a uso medico” e “materassi”.
L’EUIPO ha respinto la domanda per assenza di carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/1001. La decisione è stata successivamente confermata dal Tribunale dell’UE, che ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza europea:
Un marchio di posizione è registrabile solo se il segno si discosta significativamente dalle consuetudini del settore.
Nel caso specifico, l’etichetta rossa non presentava caratteristiche tali da essere percepite come un indicatore di origine commerciale. Secondo il Tribunale:
- La forma rettangolare e la posizione sull’arista del materasso sono soluzioni comuni per etichette di prodotto.
- Il colore rosso, sebbene visibile, non rappresenta un elemento eccezionale, essendo ampiamente utilizzato per finalità decorative o funzionali.
La novità estetica o la rarità di una configurazione non sono sufficienti per conferire carattere distintivo. Il Tribunale ha ritenuto che i consumatori avrebbero percepito l’etichetta come un dettaglio estetico o funzionale, e non come un segno distintivo della provenienza del prodotto.
La decisione ha chiarito che non basta posizionare un segno in modo insolito per ottenere la registrazione di un marchio di posizione. È necessario che il segno abbia un impatto significativo sulla percezione del consumatore, al punto da essere riconosciuto come indicatore dell’origine commerciale del prodotto.
Diritto e branding: come evitare il rigetto di un marchio di posizione?
Il caso Doorinn rappresenta un’ulteriore conferma dell’approccio rigoroso adottato nell’Unione Europea per la registrazione dei marchi di posizione. Questa decisione si inserisce in una più ampia giurisprudenza che evidenzia come il carattere distintivo di un segno non possa basarsi solo sulla sua originalità estetica, ma debba dimostrare una reale capacità di identificare l’origine commerciale del prodotto.
In questo contesto, le aziende devono prestare particolare attenzione alle diverse tipologie di marchi previste dalla normativa. Oltre ai marchi di posizione, infatti, esistono anche marchi di forma, di colore e sonori, ciascuno con specifici requisiti e criticità. Una panoramica dettagliata su questi aspetti è disponibile nell’articolo di Arlo Canella, “Quali sono i principali tipi di marchio?”.
Per le imprese che intendono registrare un marchio di posizione, è essenziale valutare attentamente come il pubblico percepisce il segno e quali sono le consuetudini del settore di riferimento. Un marchio avrà maggiori possibilità di essere registrato se:
- Si discosta significativamente dalle prassi del mercato
- È accompagnato da una strategia di branding coerente
- È stato promosso in modo tale da essere riconosciuto come un indicatore d’origine
Se, invece, il segno si confonde con elementi puramente decorativi o funzionali, il rischio di rigetto è elevato. La giurisprudenza dimostra come il diritto dei marchi sia in continua evoluzione, e il confine tra un elemento decorativo e un marchio registrabile rimanga molto sottile.
