Abstract
L’articolo analizza il tema dei marchi registrati ma non utilizzati, soffermandosi sui limiti delle soluzioni formali adottate per mantenerne la tutela. A partire dalla funzione economica del marchio, viene ricostruito l’orientamento della Corte di Cassazione, che ha escluso che rinnovi e ridepositi possano evitare la decadenza in assenza di uso effettivo.
La giurisprudenza di merito e i casi più recenti mostrano come questo principio sia ormai diritto vivente, applicato anche a marchi noti o storici. In questa prospettiva, il rideposito sistematico emerge come una prassi ambigua, talvolta letta come indice di gestione speculativa.
La riflessione finale si sposta sul piano imprenditoriale: la tutela del marchio non si conserva moltiplicando i titoli, ma allocando le risorse in modo razionale, privilegiando uso reale, sorveglianza, difesa e innovazione.
Il caso dei marchi registrati ma… mai utilizzati
Nel diritto dei marchi, l’idea di titolo registrato esprime un principio semplice, ma spesso frainteso.
Il marchio, anche se registrato, non è un diritto perpetuo, bensì uno strumento giuridico con una funzione precisa: distinguere prodotti o servizi effettivamente presenti sul mercato, non occupare uno spazio giuridico in astratto.
Quando si afferma che la tutela del marchio dura dieci anni, lo si intende a condizione che il segno venga genuinamente utilizzato dall’imprenditore. La registrazione, da sola, non basta a rendere l’esclusiva stabile nel tempo.
La tutela del marchio, infatti, non nasce come un “collectible”, utile ad attestare la proprietà di un nome in quanto tale, ma come uno strumento funzionale al corretto funzionamento del mercato.
Presuppone un equilibrio: da un lato l’esclusiva riconosciuta al titolare, che serve a proteggere il rapporto con la propria clientela; dall’altro l’esigenza che quell’esclusiva corrisponda a un uso reale, percepibile dai consumatori.
È in questa prospettiva che va letta la disciplina della decadenza per non uso quinquennale, prevista dall’art. 24 del Codice della Proprietà Industriale e dal diritto dell’Unione europea. Il diritto sul marchio decade se il segno non viene utilizzato per cinque anni consecutivi, a prescindere dal fatto che la registrazione sia formalmente valida.
Non si tratta di una sanzione punitiva, né di un tecnicismo riservato agli addetti ai lavori. È una regola strutturale del sistema, pensata per evitare che segni inutilizzati restino indefinitamente riservati, impedendo ad altri operatori di utilizzarli per competere o per avviare nuove iniziative economiche.
Se così non fosse, parole comuni, segni evocativi o simboli iconici potrebbero restare congelati nel tempo, come mammuth perfettamente conservati ma privi di qualsiasi vita economica. Il risultato sarebbe un mercato bloccato, popolato da titoli validi solo in astratto, ma inermi sul piano competitivo.
A questo punto, però, la domanda diventa inevitabile: se l’uso è davvero l’elemento decisivo, può bastare rinnovare o ridepositare un marchio per mettersi al riparo dalla decadenza?
Secondo la Cassazione, rinnovo e rideposito non salvano il marchio
Su questo punto la risposta dell’ordinamento è chiara da tempo. È la Corte di Cassazione a fissare il principio, con una pronuncia che continua a rappresentare un riferimento centrale.
Con la sentenza 6 ottobre 2008, n. 24637, la Corte chiarisce che la disciplina della decadenza per non uso è stata costruita proprio per impedire che l’esclusiva possa essere mantenuta indefinitamente attraverso strumenti formali, in assenza di un utilizzo reale del segno.
La Cassazione afferma che:
“La norma sulla decadenza vuole proprio evitare che si possa riservare l’esclusiva del marchio ad libitum per un periodo di tempo indefinito, stabilendo un periodo di tre (successivamente divenuto di cinque) anni, trascorso il quale – in mancanza di un effettivo utilizzo – la registrazione del marchio decade…
Il rideposito effettuato successivamente al maturare del periodo di decadenza così stabilito, ancorché possa essere considerato indice della volontà di utilizzare prima o poi quel marchio, non vale a superare la sanzione della decadenza voluta dal legislatore.
Se così non fosse, non avrebbe alcun senso prevedere l’ipotesi della decadenza per non uso dopo un certo lasso di tempo… ed una simile sanzione resterebbe priva di alcuna efficacia sostanziale.”
Il passaggio è netto. Se rinnovo o rideposito facessero ripartire il termine quinquennale, la decadenza diventerebbe una sanzione puramente teorica, facilmente neutralizzabile con una sequenza di adempimenti amministrativi.
Per questo la Corte distingue chiaramente tra:
- durata formale della registrazione, che può essere prolungata;
- vita sostanziale del marchio, che dipende solo dall’uso effettivo sul mercato.
In assenza di tale uso, le soluzioni formali (come rinnovo o rideposito) non producono effetti sostanziali. Non perché siano illegittime in sé, ma perché sono irrilevanti rispetto a ciò che l’ordinamento considera decisivo.
A questo punto, però, la questione si sposta sul piano applicativo: come viene declinato questo principio nelle corti?
Diritto vivente e casi di decadenza (per non uso)
Il principio affermato dalla Corte di Cassazione non è rimasto isolato.
Anche nella vicenda del marchio Passaparola, commentata dallo Studio, la Suprema Corte ha mostrato con chiarezza la distanza che può esistere tra la memoria di un segno e il suo uso effettivo. La riconoscibilità nominale non basta se non è accompagnata da una reale offerta di prodotti o servizi: un marchio può restare noto, ma risultare comunque privo di funzione economica.
Nel 2015, il Tribunale di Milano, nel caso ZEFIRO, ha richiamato testualmente la Cassazione del 2008, precisando che l’uso deve essere coerente con il perimetro della registrazione. In quel caso è stata accertata la decadenza per non uso del marchio, a prescindere da rinnovi e ridepositi, confermando che la gestione formale del titolo non può supplire all’assenza di utilizzo reale.
Un approccio del tutto analogo emerge dalla sentenza 29 luglio 2017, n. 3995 del Tribunale di Torino, relativa a un marchio nel settore del tabacco. Anche qui il giudice riprende espressamente i principi della Cassazione, qualificando il rinnovo come atto meramente amministrativo, privo di rilevanza sul piano dell’uso, e chiarendo che il rideposito non è idoneo a far ripartire il termine di non uso.
Più recentemente, nel caso VIBROSTOP, il Tribunale di Milano ha dichiarato la decadenza del marchio anche in presenza di atti conservativi, rinnovi e perfino diffide. In assenza di un utilizzo reale, continuativo e strettamente economico del marchio, la tutela viene meno: l’uso meramente difensivo non è sufficiente.
Il principio non cambia neppure quando il marchio è particolarmente noto. In ambito unionale, nella vicenda Big Mac, McDonald’s ha perso la tutela per alcuni prodotti, tra cui i panini al pollo, proprio per mancanza di uso effettivo. È l’ennesima conferma che la forza del segno non supplisce all’assenza di utilizzo (vedi anche: Niente “panini al pollo” marchiati Big Mac, McDonald’s perde in UE).
A questo punto, la riflessione non riguarda più il singolo contenzioso o questioni astratte di diritto. Le scelte che attengono ai marchi incidono direttamente sull’impresa e devono essere affrontate con attenzione, perché non si limitano a conservare titoli giuridici, ma riflettono il modo in cui l’azienda decide di allocare risorse, proteggere valore e pianificare il futuro.
Quando il presidio del marchio smette di essere una scelta razionale
Letta nel suo insieme, la traiettoria giurisprudenziale restituisce un messaggio piuttosto evidente: la registrazione del marchio non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una fase che richiede consapevolezza e presidio nel tempo.
I casi esaminati mostrano come rinnovi, diffide o ridepositi non siano strumenti idonei a supplire all’assenza di una reale funzione economica del marchio. Quando il segno non è più utilizzato per distinguere prodotti o servizi effettivamente offerti, l’esclusiva perde progressivamente la sua giustificazione.
In ambito unionale, senza bisogno di lunghe costruzioni teoriche, il rideposito sistematico di marchi identici o sostanzialmente identici viene talvolta letto addirittura come indice di una possibile registrazione in malafede (quando appare funzionale solo ad aggirare l’onere dell’uso effettivo). Il problema non è il singolo deposito, ma la serialità della condotta e la sua distanza da qualsiasi progetto imprenditoriale reale (Trib. UE, 12 dicembre 2019, T-663/19, Hasbro c. EUIPO – CGUE, 12 settembre 2019, C-104/18 P, Koton).
Da qui discende una riflessione più ampia, che non è giuridica ma economica e strategica. In molti casi, continuare a spendere per mantenere in vita marchi che non svolgono più alcuna funzione non rafforza la tutela dell’azienda, ma assorbe risorse che potrebbero essere impiegate in modo più razionale.
Spesso è più coerente investire in attività di sorveglianza, nella difesa dei segni realmente utilizzati, nel lancio di nuove iniziative o nell’innovazione, piuttosto che sostenere costi ricorrenti per titoli privi di una presenza sul mercato. Tenere in piedi marchi “zombie” può soddisfare interessi esterni all’impresa, legati a una gestione puramente formale dei diritti, ma non sempre coincide con l’interesse economico dell’azienda.
È su questo terreno che si misura la differenza tra presidio legittimo e gestione speculativa.
E, alla lunga, è anche il terreno su cui si valuta la razionalità delle scelte imprenditoriali.
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Data di pubblicazione: 10 Febbraio 2026
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Arlo Canella
Managing & founding partner, avvocato del Foro di Milano e cassazionista, responsabile formazione e ricerca indipendente dello Studio CC®.