Segni figurativi astratti e comparazione registrale: il Tribunale UE sul caso Puma Formstrip (21 gennaio 2026)

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Abstract

Con la sentenza del 21 gennaio 2026 (causa T-43/25), il Tribunale dell’Unione europea affronta il tema della comparazione registrale dei segni figurativi astratti nel procedimento di opposizione. Il caso riguarda la Formstrip di Puma e una domanda di marchio figurativo per prodotti della classe 25. Il Tribunale ribadisce che, ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2017/1001, la valutazione del rischio di confusione deve fondarsi sull’impressione complessiva dei segni come registrati, senza considerare modalità ipotetiche di uso o orientamenti alternativi. In assenza di un grado minimo di somiglianza strutturale, la distintività acquisita e l’asserita esistenza di una famiglia di marchi non possono colmare il divario.

La Formstrip di Puma e l’ipotesi del marchio “capovolto”

La cosiddetta Formstrip identifica la striscia curva che da decenni caratterizza le calzature di Puma SE. Introdotta alla fine degli anni Cinquanta come elemento di rinforzo laterale della scarpa, la banda ha progressivamente assunto una funzione distintiva autonoma ed è stata registrata come marchio figurativo dell’Unione europea in diverse configurazioni grafiche.

I tre marchi anteriori fatti valere nel procedimento consistono in varianti di tale segno: una o più strisce curve ascendenti verso destra, prive di elementi verbali, registrate per prodotti della classe 25 (abbigliamento, calzature, copricapi).

Marchio n. 013199666

La controversia prende avvio quando una società cinese deposita una domanda di marchio dell’Unione europea per un segno figurativo composto da una striscia curva ascendente, combinata con un triangolo bianco irregolare e inserita in un rettangolo nero, anch’esso destinato a contraddistinguere prodotti della medesima classe merceologica.

Marchio n. 018766236

Ritenendo che tale segno interferisse con le proprie registrazioni anteriori, Puma propone opposizione ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2017/1001. La Divisione di Opposizione dell’EUIPO respinge l’opposizione; la Quarta Commissione di ricorso conferma la decisione.

Puma propone quindi ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea ai sensi dell’art. 263 TFUE.

La pronuncia in commento è resa dal Tribunale dell’Unione europea il 21 gennaio 2026, causa T-43/25, Puma SE contro EUIPO, avente ad oggetto l’impugnazione della decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO relativa a un procedimento di opposizione in materia di marchio figurativo per prodotti della classe 25.

Art. 8 Reg. 2017/1001 e valutazione globale del rischio di confusione

Il motivo unico di ricorso è fondato sull’asserita violazione dell’art. 8, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2017/1001, disposizione che disciplina il rischio di confusione nel procedimento di opposizione.

La norma prevede che, su opposizione del titolare di un marchio anteriore, sia esclusa la registrazione del marchio richiesto quando, “a causa dell’identità o somiglianza del marchio richiesto con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o dei servizi designati, sussiste un rischio di confusione per il pubblico nel territorio in cui il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore”.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’esistenza del rischio di confusione deve essere oggetto di una valutazione globale, che tenga conto di tutti i fattori pertinenti del caso concreto. Tale valutazione non si esaurisce in un confronto analitico di singoli elementi, ma deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta dai segni, considerando in particolare i loro elementi distintivi e dominanti.

Viene inoltre ribadito il principio di interdipendenza tra i fattori rilevanti: il grado di somiglianza tra i segni e quello tra i prodotti o servizi si influenzano reciprocamente. Un elevato grado di somiglianza tra i prodotti può compensare un minor grado di somiglianza tra i segni, e viceversa.

Tuttavia, tale meccanismo presuppone l’esistenza di almeno un grado minimo di somiglianza tra i segni in conflitto. In mancanza di tale presupposto, la valutazione globale non può condurre all’affermazione del rischio di confusione.

Nel caso di specie è pacifico che i prodotti siano identici e destinati al pubblico generale, il cui livello di attenzione è medio. L’analisi si concentra pertanto esclusivamente sulla comparazione dei segni figurativi, da effettuarsi sulla base della loro rappresentazione registrale.

Il Tribunale ribadisce infine un principio metodologico: la comparazione deve essere compiuta tra i segni come risultano dalla domanda di registrazione e dalle registrazioni anteriori, senza tener conto di modalità ipotetiche di uso.

Il segno come registrato: criterio decisivo nella comparazione

Chiarito il quadro normativo, il Tribunale concentra l’analisi sulla somiglianza visiva tra i segni in conflitto.

La Commissione di ricorso aveva rilevato che i marchi anteriori consistono in una o più strisce curve ascendenti verso destra, mentre il segno richiesto è composto da una striscia curva combinata con un elemento triangolare irregolare, inseriti in un rettangolo nero. Le differenze attengono al numero degli elementi, alla loro configurazione, allo spessore e alla presenza di uno sfondo grafico definito.

Il Tribunale conferma tale impostazione, muovendo da un principio metodologico preciso: la comparazione deve essere effettuata esclusivamente sulla base della rappresentazione registrata dei segni:

“the comparison of the signs must be carried out on the basis of the representation of the sign as filed and of the earlier marks as registered”
(la comparazione dei segni deve essere effettuata sulla base della rappresentazione del segno quale depositato e dei marchi anteriori quali registrati).

Ne consegue che non possono essere prese in considerazione modalità ipotetiche di uso:

“possible uses of the mark applied for cannot be taken into account”
(non possono essere prese in considerazione modalità possibili di uso del marchio richiesto).

In questo contesto viene respinto l’argomento relativo all’orientamento del segno. L’ipotesi che il marchio possa essere utilizzato in posizione ruotata non rileva ai fini della comparazione:

“the orientation of the mark applied for is that resulting from its graphic representation in the application for registration”
(l’orientamento del marchio richiesto è quello risultante dalla sua rappresentazione grafica nella domanda di registrazione).

Analoga conclusione riguarda il fondo nero. Il rettangolo non è un elemento neutro o trascurabile, ma parte integrante del segno:

“the black rectangle forms an integral part of the mark applied for and contributes to its overall visual impression”
(il rettangolo nero costituisce parte integrante del marchio richiesto e contribuisce alla sua impressione visiva complessiva).

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che le differenze nella configurazione grafica – numero e struttura delle strisce, presenza dell’elemento triangolare, fondo nero – producano una impressione complessiva distinta.

In assenza di somiglianza visiva, non è necessario procedere a una comparazione fonetica o concettuale, trattandosi di segni puramente figurativi privi di elementi verbali.

Ne consegue che, mancando un grado minimo di somiglianza tra i segni, non può sussistere rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2017/1001.

Distintività acquisita e “famiglia di marchi”: i limiti della tutela

Respinta la somiglianza visiva, il Tribunale affronta l’argomento relativo alla distintività acquisita dei marchi anteriori e alla presunta esistenza di una famiglia di marchi caratterizzati da strisce curve ascendenti.

Il principio affermato è netto:

“although a highly distinctive character of the earlier mark, in particular because of its reputation, must be taken into account in the global assessment of the likelihood of confusion, it cannot compensate for the absence of similarity between the signs”
(sebbene un elevato carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare in ragione della sua notorietà, debba essere preso in considerazione nella valutazione globale del rischio di confusione, esso non può compensare l’assenza di somiglianza tra i segni).

La distintività elevata rafforza dunque la tutela, ma non la genera in assenza di un nucleo di somiglianza strutturale.

Lo stesso vale per l’argomento della famiglia di marchi. Il Tribunale osserva che tale costruzione presuppone la possibilità, per il pubblico, di riconoscere nel segno richiesto un elemento comune idoneo a richiamare una serie coerente di marchi anteriori. In mancanza di somiglianza tra i segni, anche questo presupposto viene meno.

È in questo passaggio che la decisione si inserisce in un trend più ampio relativo alla tutela dei segni figurativi astratti.

Questa soluzione può apparire formalistica, soprattutto quando si ha a che fare con segni figurativi che hanno sviluppato nel tempo una forte riconoscibilità sul mercato. Tuttavia, la valutazione dell’impressione complessiva resta un’operazione percettiva: il Tribunale è chiamato a immedesimarsi nel consumatore medio, figura giuridica costruita su parametri realistici di percezione.

Proprio perché si tratta di una valutazione percettiva, essa conserva un margine di apprezzamento. Nei marchi figurativi minimalisti – composti da linee, curvature e geometrie – il confine tra somiglianza e differenza può risultare sottile, specie quando il segno anteriore ha acquisito nel tempo una distintività significativa sul mercato.

La sentenza si colloca così in un equilibrio delicato tra due esigenze: da un lato la certezza del registro, che impone di confrontare i segni come depositati; dall’altro la percezione concreta del pubblico, che può essere influenzata dalla notorietà e dall’uso consolidato di un determinato elemento grafico.

Nel sistema dell’art. 8, par. 1, lett. b), la tutela dei marchi figurativi astratti resta legata alla struttura del segno così come registrato. La distintività acquisita rafforza la protezione, ma non la estende oltre il perimetro della somiglianza.

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Data di pubblicazione: 17 Febbraio 2026

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Avv. Arlo Cannela

Arlo Canella

Managing & founding partner, avvocato del Foro di Milano e cassazionista, responsabile formazione e ricerca indipendente dello Studio CC®.

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