Abstract
Nel diritto dei marchi la regola è lineare: la registrazione attribuisce un diritto di esclusiva e consente al titolare di vietare l’uso di segni identici o simili quando ciò possa generare un rischio di confusione nel pubblico. Non è la somiglianza in astratto a essere rilevante, ma la possibilità che il consumatore attribuisca a un’impresa prodotti o servizi che provengono, in realtà, da un’altra. È questa funzione distintiva – la garanzia dell’origine imprenditoriale – che l’ordinamento protegge.
Accanto a questo principio, tuttavia, la giurisprudenza ha individuato un’eccezione: la cosiddetta preclusione per coesistenza. Quando due marchi simili abbiano convissuto sul mercato per un periodo significativo senza generare confusione, l’esperienza concreta può incidere sulla portata dell’esclusiva. In tali circostanze, il titolare del marchio anteriore può trovarsi limitato nella possibilità di vietare l’uso del segno successivo.
Non si tratta, però, di una sanatoria automatica né di una mera inerzia del titolare. La preclusione per coesistenza è un’ipotesi di stretta interpretazione, che incide su un diritto esclusivo e che, proprio per questo, richiede presupposti rigorosi e una valutazione attenta delle circostanze del caso concreto.
Coesistenza, assenza di confusione, buona fede
La preclusione per coesistenza non opera in modo automatico. Poiché incide su un diritto di esclusiva (art. 20 Codice della Proprietà Industriale), può trovare applicazione solo in presenza di presupposti puntualmente individuati dalla giurisprudenza e rigorosamente verificati nel caso concreto.
Il primo requisito è una coesistenza effettiva, pacifica e prolungata nel tempo. Non è sufficiente la mera registrazione dei marchi: occorre che entrambi siano stati utilizzati concretamente sul mercato, nello stesso periodo e in un ambito territoriale significativo, senza che siano emerse contestazioni rilevanti. Una presenza sporadica, marginale o discontinua non è idonea a fondare una vera convivenza giuridicamente rilevante.
Il secondo elemento è l’assenza di un rischio di confusione consolidato nel tempo. Se, nonostante la somiglianza, il pubblico ha dimostrato di distinguere stabilmente le due imprese, il presupposto stesso della tutela può risultare attenuato. Al contrario, anche episodi circoscritti ma concreti di confusione possono assumere un peso determinante ed escludere l’operatività della preclusione. Ciò che conta è la percezione effettiva del mercato, non una valutazione astratta del segno.
Infine, è richiesta la buona fede del titolare del marchio successivo. L’adozione del segno non deve essere finalizzata ad agganciarsi alla notorietà altrui o a sfruttarne la reputazione. Se l’utilizzo del marchio si accompagna a un riposizionamento strategico o a modalità tali da avvicinarlo a un concorrente più noto, la buona fede può venir meno, con la conseguente impossibilità di invocare la coesistenza come limite all’altrui esclusiva.
La valutazione, in ogni caso, resta concreta ecasistica. Proprio perché rappresenta un’eccezione alla regola generale dell’esclusiva, la preclusione per coesistenza è oggetto di un’interpretazione restrittiva e di un accertamento particolarmente attento da parte dei giudici.
Quando la coesistenza non basta: i limiti dell’istituto
Uno degli equivoci più ricorrenti consiste nel ritenere che la semplice presenza sul mercato di due marchi simili, protratta nel tempo, sia sufficiente a neutralizzare ogni possibile azione di tutela. In realtà, la coesistenza non coincide con una tolleranza passiva, né equivale a una rinuncia implicita ai propri diritti.
Non è sufficiente, ad esempio, che il titolare del marchio anteriore non abbia agito immediatamente in giudizio. L’inerzia, di per sé, non dimostra né l’assenza di rischio di confusione né una consapevole accettazione dell’uso altrui. Allo stesso modo, un utilizzo circoscritto a un ambito territoriale limitato o a un segmento marginale di mercato non integra quella convivenza stabile e significativa richiesta per parlare di coesistenza in senso giuridico.
La giurisprudenza richiede che la convivenza tra i segni sia stata effettiva e rilevante rispetto all’intero ambito di tutela del marchio. Se l’uso del segno successivo si intensifica solo in un momento successivo, oppure si espande verso lo stesso pubblico e gli stessi canali distributivi del marchio anteriore, il presupposto stesso della coesistenza può venir meno. Ciò che rileva è la dinamica concreta del mercato, non una mera sovrapposizione temporale.
Neppure l’inserimento di formule quali “brand of” o altre indicazioni sull’origine societaria è automaticamente idoneo a escludere il rischio di confusione. La valutazione non si arresta al dato formale: ciò che conta è la percezione effettiva del pubblico. Se il segno continua a evocare un collegamento economico tra le imprese, la funzione distintiva del marchio anteriore resta compromessa.
In definitiva, la preclusione per coesistenza non è uno strumento di regolarizzazione ex post di situazioni potenzialmente conflittuali. È un’eccezione che richiede una dimostrazione rigorosa e che non può essere invocata quando emergano elementi – anche indiretti – di sovrapposizione o confondibilità tra i segni.
Il caso “Minotticucine”: la posizione della Corte d’Appello di Venezia
Un’applicazione particolarmente significativa dei principi in materia di preclusione per coesistenza si rinviene nella sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 826/2024.La controversia riguardava l’utilizzo del marchio “minotticucine”, ritenuto idoneo a generare confusione con il marchio patronimico anteriore “Minotti”. La difesa del titolare del segno successivo si fondava, tra l’altro, proprio sulla preclusione per coesistenza: secondo tale impostazione, i due marchi avrebbero convissuto pacificamente sul mercato per un periodo significativo, così da escludere il rischio di confusione.
La Corte ha tuttavia escluso che, nel caso concreto, ricorressero i presupposti dell’istituto.
In primo luogo, è stata negata l’esistenza di una coesistenza effettiva e prolungata del segno nella forma oggetto di contestazione. Non è sufficiente che, in passato, le due imprese abbiano utilizzato segni contenenti lo stesso patronimico: ciò che rileva è la specifica configurazione del marchio ritenuta confusoria. Nel caso esaminato, il segno “minotticucine”, nella forma registrata nel 2009 e successivamente rilanciata, non risultava utilizzato in modo stabile e continuativo per un arco temporale tale da dimostrare una convivenza consolidata sul mercato. Le vicende societarie e la ristrutturazione commerciale intervenuta negli anni avevano interrotto la continuità dell’uso, impedendo di configurare quella coesistenza “pacifica e duratura” richiesta dalla giurisprudenza.
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto non dimostrata l’assenza di rischio di confusione. La valutazione non si è limitata al confronto grafico tra i segni, ma ha preso in considerazione la dinamica concreta del mercato: episodi di sovrapposizione nella percezione del pubblico, lamentele di clienti indirizzate al soggetto sbagliato, modalità di comunicazione e posizionamento commerciale del marchio.
Infine, è stata esclusa la buona fede del titolare del marchio successivo. La Corte ha osservato che il rilancio del segno si era accompagnato a una strategia di espansione e riposizionamento nel medesimo segmento di mercato già presidiato dal marchio anteriore, con modalità tali da accentuare l’associazione tra i due brand. In un simile contesto, non era possibile sostenere che l’adozione e l’utilizzo del segno fossero avvenuti nel legittimo convincimento di non interferire con diritti altrui.
La decisione ha quindi confermato un principio importante: la preclusione per coesistenza rappresenta un’ipotesi eccezionale e non può essere invocata quando la convivenza tra i segni sia stata discontinua, recente o caratterizzata da elementi di ambiguità nella percezione del pubblico.
Prevenire è meglio che difendere: cosa dovrebbero fare le imprese
La preclusione per coesistenza non può essere considerata una “rete di sicurezza” per chi sceglie di adottare un marchio simile a uno già esistente. Si tratta di un’eccezione complessa, subordinata a presupposti rigorosi e oggetto di un accertamento particolarmente attento da parte dei giudici. Proprio perché incide su un diritto di esclusiva, non può essere invocata come rimedio ex post a scelte compiute senza un’adeguata valutazione preventiva.
La tutela effettiva del marchio inizia, infatti, prima della registrazione. È essenziale svolgere una verifica approfondita di anteriorità, che non si limiti alla ricerca di segni identici, ma analizzi il rischio di confusione in senso sostanziale: settore di mercato, affinità dei prodotti o servizi, grado di notorietà dei marchi preesistenti, canali distributivi e possibili sviluppi futuri dell’attività. Una valutazione superficiale può esporre l’impresa a contenziosi complessi e a costi reputazionali rilevanti.
Quando, invece, una situazione di coesistenza è già in atto, è opportuno gestirla con consapevolezza giuridica. In determinati casi può risultare opportuno formalizzare un accordo di coesistenza, che delimiti in modo chiaro ambiti merceologici, estensione territoriale e modalità di utilizzo del segno, riducendo l’incertezza e prevenendo conflitti futuri (approfondisci: Accordi di coesistenza tra marchi: quando e perché convengono davvero – Canella Camaiora). L’assenza di una disciplina negoziale lascia spazio a margini di ambiguità che, nel tempo, possono trasformarsi in contenzioso.
Dal lato del titolare del marchio anteriore, è altrettanto importante non sottovalutare utilizzi apparentemente marginali. Una tolleranza protratta nel tempo, se non monitorata e adeguatamente documentata, può rendere più complessa la prova del rischio di confusione o della mancanza di buona fede in un eventuale giudizio. La vigilanza attiva sul mercato – attraverso monitoraggi, diffide tempestive e una strategia coerente di tutela – resta uno strumento essenziale per preservare il valore distintivo del marchio.
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Data di pubblicazione: 19 Marzo 2026
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Margherita Manca
Avvocato presso lo Studio Legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto industriale.