Abstract
Con decisione dello scorso 09 febbraio 2026, l’EUIPO ha respinto una domanda di marchio dell’Unione Europea depositata da NIKE Innovate C.V. (sussidiaria di NIKE, Inc. con sede nei Paesi Bassi, per la precisione a Hilversum). Oggetto della richiesta: ottenere l’esclusiva tipica del marchio registrato per un segno collocato in una posizione ben precisa della parte posteriore della midsole di una scarpa sportiva. La rivendicazione era quella tipica del marchio di posizione: non la forma tridimensionale dell’intero prodotto, ma un elemento distintivo applicato in modo costante in un punto determinato (un po’ come la celeberrima suola rossa per le décolleté Louboutin®, di cui abbiamo già parlato in questo interessante articolo della mia Collega Margherita Manca).
La conclusione dell’Ufficio è stata netta: segno privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2017/1001. In parole povere: il pubblico non lo percepisce come indicatore di origine.
Il cuore del problema: la funzione del marchio
Non c’è nulla di sorprendente, in realtà, nella premessa giuridica richiamata dall’EUIPO. La funzione essenziale del marchio è quella di “garantire” l’origine commerciale del prodotto, consentendo al consumatore di distinguere ciò che proviene da un’impresa rispetto a ciò che proviene da un’altra.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia lo ripete da anni: il marchio serve a orientare le scelte economiche del pubblico, rendendo possibile ripetere (o evitare) determinate esperienze d’acquisto [«È sufficiente che il marchio consenta al pubblico di riferimento di identificare l’origine dei prodotti o servizi da esso protetti e di distinguerli da quelli di altre imprese» (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, §41), pagina 5 del provvedimento di rigetto che stiamo commentando].
Ma quando il segno coincide con un elemento del design del prodotto, la questione si complica, anche perché il confine tra funzione puramente estetica, funzione tecnica e funzione distintiva può diventare diventa sottile.
Rappresentazione grafica estratta dalla domanda di MUE nr. 019169533 (rigettato)
Settori ad alta libertà creativa: la distintività necessaria viene valutata con maggior rigore
Nel comparto delle calzature sportive, la varietà di linee, tagli, rinforzi, inserti e curvature è vastissima. Le midsole – in particolare – sono terreno fertile per soluzioni estetiche di ogni genere.
In un contesto simile, l’EUIPO applica un criterio rigoroso: solo ciò che si discosta in modo significativo dagli usi e dalle sperimentazioni tipiche del settore può aspirare a una distintività intrinseca. Non basta che una soluzione estetico-formale sia “diversa”; occorre che venga percepita, immediatamente, come qualcosa che comunichi origine imprenditoriale.
Nel caso di specie, l’elemento rivendicato – una forma allungata, curva e irregolare, applicata nella parte posteriore della midsole – è stato ritenuto una variazione ordinaria di uno dei trend tipici del mercato. Un dettaglio spesso integrato nei prodotti del settore, non un “indicatore di provenienza imprenditoriale”.
Ed ecco quindi che si dissolvono i sogni di esclusiva: se il pubblico percepisce un dettaglio estetico-formale come elemento decorativo o strutturale dei prodotti di più imprenditori concorrenti, detto dettaglio non può diventare un marchio appannaggio di un singolo.
L’infruttuoso richiamo alle registrazioni anteriori
Nel tentativo di sostenere la validità della propria domanda di marchio, NIKE® ha richiamato varie registrazioni analoghe nella classe 25 (“Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria”).
Rappresentazione grafica estratta dalla domanda di MUE nr. 018135227 (concesso)
Doverosamente premesso che ogni caso fa storia a sé, l’EUIPO è stato però irremovibile nel sostenere come una decisione in materia di marchi debba essere presa alla luce del regolamento vigente, prima che facendo riferimento a eventuali precedenti giurisprudenziali dell’Ufficio, e non ha nemmeno avuto difficoltà ad ammettere che – su questo tema, in passato – possano anche esserci stati degli errori: «anche se l’Ufficio ha accettato marchi simili, ciò non modifica l’esito del presente caso. In ogni caso, l’Ufficio deve esaminare ogni caso nel merito e non può essere vincolato da decisioni precedenti o errate» (pagina 8 del provvedimento di rigetto).
La mancanza di distintività acquisita da parte dello specifico dettaglio
NIKE® ha tentato anche di radicare la fondatezza della domanda ai sensi dell’art. 7, par. 3 del Regolamento (UE) 2017/1001, ossia sulla distintività acquisita attraverso l’uso.
È indubbio che il modello Air Max 90 goda di ampia diffusione e che l’investimento promozionale da parte del celebre brand USA sia stato significativo. Tuttavia – ed è un passaggio che merita attenzione – l’EUIPO ha distinto tra la notorietà del prodotto nel suo complesso e la capacità del singolo elemento di essere riconosciuto come marchio autonomo.
In altre parole: il consumatore riconosce la scarpa NIKE®, ma riconosce quel dettaglio della midsole, isolatamente considerato, come segno distintivo?
Le prove offerte (incluse indagini demoscopiche circoscritte a pochi Stati membri e fondate su campioni limitati) non hanno convinto l’Ufficio circa un riconoscimento esteso all’intera Unione, come richiesto dalla natura unitaria del marchio UE.
Il principio è cristallino: la fama di un brand (quand’anche “planetario”) e/o di un suo singolo prodotto non si trasferisce automaticamente in favore di ogni suo elemento estetico-formale.
Una riflessione sistemica su marchi, design e libertà di concorrenza
La decisione in commento si inserisce nel solco di un orientamento ormai costante: ottenere la protezione esclusiva tipica del marchio di impresa per elementi del design di un prodotto richiede uno scarto percettivo netto. Il pubblico deve cogliere immediatamente il segno come indicatore di origine, non come componente meramente estetico-formale o tecnico-funzionale.
Ecco perché, soprattutto nei settori a elevata libertà creativa (come quello delle scarpe sportive), le imprese non dovrebbero trascurare un’importante considerazione strategica: la tutela dell’innovazione formale raramente può poggiare su un solo strumento; marchi, disegni e – se del caso – l’attivazione delle norme contro la concorrenza sleale devono dialogare.
Il marchio è uno strumento potentissimo, ma – un po’ come avviene per i marchi cromatici (vi invito a ripescare questo articolo dell’Avv. Arlo Canella) – quando si tenta di trasformare un dettaglio del design in un segno distintivo, le valutazioni da parte degli uffici marchi e brevetti possono, e probabilmente devono, essere più severe.
Affinché non vengano concessi monopoli ingiustificati, il dettaglio di posizione di cui si chiede l’esclusiva come marchio dovrà essere percepito dal mercato come inequivoca indicazione di origine imprenditoriale.
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Data di pubblicazione: 18 Marzo 2026
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Daniele Camaiora
Senior Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano e Cassazionista, appassionato di Nuove Tecnologie, Cinema e Street Art.