Abstract
Una striscia colorata, una cucitura o un dettaglio grafico possono essere tutelati come marchi quando i consumatori li riconoscono come segni distintivi. Lo dimostra la controversia tra K-Way e Armani, decisa dalla Cassazione con la sentenza n. 5491 del 18 febbraio 2022: anche una decorazione può costituire contraffazione se genera un rischio di confusione con un marchio altrui.
K-Way contro Armani: quando anche le strisce colorate diventano un marchio
Si può avere l’esclusiva su una combinazione di strisce colorate applicate a un giubbotto? È la domanda al centro della controversia che ha contrapposto K-Way ad Armani, arrivata fino alla Corte di Cassazione.
Tutto nasce da alcuni giubbini Armani decorati con strisce colorate. Secondo BasicNet, titolare dei marchi K-Way, e Basic Italia, sua licenziataria, quelle combinazioni richiamavano troppo da vicino i segni distintivi utilizzati sui prodotti K-Way.
La contestazione riguardava due segni differenti:
- un marchio registrato, composto da cinque bande verticali, nella sequenza blu navy, arancione, giallo, arancione e blu navy;
- un marchio non registrato, costituito da tre bande gialle, arancioni e blu navy, del quale le società rivendicavano la tutela in ragione dell’uso e della riconoscibilità presso il pubblico.
Per Armani, quelle strisce erano semplici decorazioni. Per K-Way, erano segni distintivi che i consumatori potevano riconoscere e associare al marchio.
La controversia giudiziaria iniziò nel 2016. Armani contestò anche la validità del marchio registrato, sostenendo che fosse privo di capacità distintiva.
Il Tribunale di Torino diede ragione alle società del gruppo K-Way, accertando la contraffazione e la concorrenza sleale, vietando la commercializzazione dei capi contestati e ordinandone la distruzione. La Corte d’Appello confermò la decisione.
La vicenda arrivò infine in Cassazione, che, con la sentenza n. 5491/2022, rigettò il ricorso di Armani.
Attenzione, però: la Cassazione non esaminò nuovamente la somiglianza tra i giubbini. Diverse contestazioni furono dichiarate inammissibili perché richiedevano una nuova valutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio.
La distinzione è importante: il rigetto del ricorso non significa che la Cassazione abbia effettuato un nuovo giudizio sulla confondibilità delle strisce colorate.
Nel frattempo, la validità del marchio registrato era stata contestata anche davanti all’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. La Cassazione non ritenne che quel procedimento giustificasse la sospensione della causa italiana.
Successivamente, con la decisione C 38884 del 20 ottobre 2022, la Divisione di annullamento dell’EUIPO respinse la domanda di nullità presentata da Socim.
Si tratta di due decisioni distinte: una riguarda la contraffazione dei segni distintivi, l’altra la validità del marchio registrato.
Quando una decorazione diventa un marchio?
Una striscia colorata può essere una semplice decorazione. Ma può anche diventare un marchio. La differenza dipende da come viene percepita dai consumatori.
Pensiamo a un giubbotto: una combinazione di colori può servire soltanto a renderlo più gradevole. Se però il pubblico impara a riconoscere quella combinazione e ad associarla a una determinata impresa, la decorazione può assumere anche una funzione distintiva.
Le due funzioni possono convivere: un elemento grafico può abbellire un prodotto e, nello stesso tempo, indicarne l’origine commerciale.
È proprio quello che i giudici avevano riconosciuto nel caso K-Way. Le bande colorate erano state utilizzate a lungo, con continuità e su prodotti differenti. Soprattutto, era stato accertato che il pubblico le riconoscesse come un segno identificativo dei prodotti K-Way.
La Cassazione ha confermato la correttezza di questa impostazione giuridica, senza riesaminare le prove già valutate dai giudici di merito.
Ma come si dimostra che una decorazione è diventata un marchio? Non basta utilizzarla per molti anni. Bisogna provare che i consumatori abbiano imparato a riconoscerla come un segno distintivo.
Per un marchio non registrato possono essere rilevanti la durata e la diffusione dell’uso, le modalità di presentazione sui prodotti, la pubblicità e gli altri elementi capaci di documentare la percezione del pubblico. Anche le indagini demoscopiche possono essere utili, ma non sono obbligatorie: il giudice può valutare complessivamente le prove disponibili.
Per un marchio registrato, invece, le regole probatorie sono diverse. Chi ne contesta la validità deve dimostrare la sussistenza dei motivi di nullità invocati, come previsto dall’art. 121, comma 1, del Codice della proprietà industriale.
La distinzione è importante: una cosa è provare che un segno non registrato meriti tutela, un’altra è dimostrare che un marchio registrato sia nullo.
E registrare una combinazione di colori significa avere l’esclusiva su quei colori? No. BasicNet non rivendicava un monopolio sul blu navy, sull’arancione o sul giallo. Il marchio registrato proteggeva una precisa combinazione grafica, composta da bande con determinate dimensioni e disposte in una specifica sequenza.
La tutela riguardava quindi il segno nel suo insieme, non qualsiasi utilizzo dei singoli colori.
Resta un’ultima questione: avere un marchio valido non significa che ogni segno somigliante costituisca una contraffazione.
Lo dimostra anche il caso Diesel contro Calvin Klein, relativo alle strisce applicate ai jeans. In quella controversia, il riconoscimento della tutela dei segni Diesel non impedì ai giudici di escludere la contraffazione, alla luce delle differenze riscontrate tra i segni confrontati.
Se utilizzo un marchio altrui come semplice decorazione, posso evitare la contraffazione?
Armani sosteneva che le strisce colorate sui propri giubbini avessero una funzione puramente estetica. Ma basta definire una decorazione come tale per evitare la contraffazione di un marchio?
Secondo la Cassazione, no. Nella sentenza n. 5491/2022 (par. 17.2), la Corte ha escluso che la finalità ornamentale potesse giustificare l’utilizzo di un segno già giudicato confondibile con quelli K-Way.
La questione non dipende soltanto dalle intenzioni di chi realizza il prodotto, ma anche da come il pubblico percepisce il segno utilizzato.
L’art. 21 del Codice della proprietà industriale e l’art. 14 del Regolamento (UE) 2017/1001 consentono, a determinate condizioni, alcuni utilizzi di segni o indicazioni che coincidono con marchi altrui. La semplice finalità estetica, tuttavia, non rientra tra le esenzioni previste.
Questo non significa che qualsiasi somiglianza costituisca contraffazione. Per i segni simili utilizzati su prodotti identici o affini, l’art. 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/1001 richiede un rischio di confusione.
Nel caso K-Way, i giudici avevano già accertato quel rischio. La Cassazione ha quindi respinto la difesa di Armani senza procedere a una nuova valutazione della somiglianza tra i prodotti.
Quali controlli fare prima di usare una decorazione?
Prima di utilizzare strisce colorate, motivi grafici o altri elementi decorativi su un prodotto, è opportuno verificare che non interferiscano con i diritti di altre imprese. Il momento migliore per farlo è prima di avviare la produzione, quando modificare un disegno non comporta ancora costi significativi.
Il primo controllo è una ricerca di anteriorità, per individuare eventuali marchi registrati simili. La ricerca dovrebbe estendersi anche al mercato: alcuni segni, pur non essendo registrati, possono godere di tutela grazie all’uso e alla riconoscibilità acquisita.
Individuati i segni potenzialmente rilevanti, occorre confrontarli con la decorazione proposta, considerando colori, proporzioni, disposizione degli elementi e impressione complessiva. La verifica deve riguardare anche i prodotti interessati e il modo in cui vengono presentati ai consumatori.
Non basta chiedersi se due disegni siano identici. Bisogna valutare se il pubblico possa confonderli o ritenere, erroneamente, che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da aziende economicamente collegate. Aggiungere il proprio logo non elimina necessariamente questo rischio.
Se emergono somiglianze problematiche, conviene modificare il progetto e documentare le alternative esaminate prima del lancio della collezione.
Chi invece desidera proteggere una propria decorazione dovrebbe anzitutto definirne con precisione le caratteristiche e valutare l’opportunità di registrarla come marchio. È inoltre utile conservare cataloghi datati, fotografie, campagne pubblicitarie e documentazione commerciale che dimostrino come e da quanto tempo il segno viene utilizzato.
Per i marchi non registrati, questa documentazione può essere particolarmente importante, purché permetta anche di dimostrare che il pubblico riconosce il segno come indicatore di provenienza commerciale.
Il caso K-Way contro Armani insegna soprattutto questo: una scelta grafica apparentemente secondaria può diventare il centro di una controversia costosa. Verificare i diritti anteriori e valutare per tempo la registrazione dei propri segni può evitare che un dettaglio di design si trasformi in un problema legale.
Revisionato da: Arlo Canella
Data di pubblicazione: 12 Novembre 2026
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