Abstract
Cosa fare se un marchio viene contestato? La ricezione di una diffida, di un’opposizione amministrativa o di un ricorso cautelare non è un evento eccezionale nel ciclo di vita di un brand, ma una variabile strutturale della competizione. Questo articolo analizza in modo sistematico come funziona l’opposizione marchio, quale sia la differenza tra opposizione e causa, quando il conflitto diventa giudiziale con inibitoria e sequestro, e soprattutto quanto può costare una causa per contraffazione di marchio.
Attraverso il riferimento all’art. 125 del Codice della Proprietà Industriale e alla giurisprudenza più rilevante, viene spiegato come si calcola il risarcimento danni marchio, distinguendo tra danno emergente, lucro cessante, canone figurativo e retroversione degli utili.
L’analisi evidenzia che il vero rischio economico non coincide con il costo del deposito del marchio, ma con l’impatto complessivo del conflitto su fatturato, reputazione e continuità operativa. Il conflitto tra marchi non crea valore, ma lo misura. Comprenderne le regole significa gestire consapevolmente uno degli asset più delicati dell’impresa.
Marchio contestato: cosa fare dopo una diffida o un’opposizione
Prima ancora di arrivare al conflitto, le domande più frequenti riguardano costi, tempi, verifiche di disponibilità e strategia di deposito tra Italia ed Europa. Qui analizziamo cosa accade quando il marchio viene contestato.
Ebbene, l’assenza totale di conflitti non è un buon segnale.
Un marchio che non viene mai avvicinato, mai imitato, mai contestato può semplicemente non essere rilevante. Quando un segno distintivo inizia a funzionare davvero, inizia anche a “toccare” il perimetro di altri marchi, e il mercato se ne accorge.
Chi genera riconoscibilità entra inevitabilmente in relazione con altri segni. Quando si supera una certa soglia di prossimità, si entra nell’area dell’interferenza. A quel punto può arrivare una diffida per marchio, cioè una contestazione formale inviata dal titolare di un segno anteriore per chiedere la cessazione dell’uso, oppure una opposizione al marchio, una procedura amministrativa attivata durante la fase di registrazione per bloccare la domanda ritenuta confliggente.
I marchi non sono soltanto strumenti di identificazione: sono strumenti di presidio del mercato. I grandi operatori sorvegliano registri e web — attraverso servizi di monitoraggio delle nuove domande depositate presso UIBM ed EUIPO e controlli periodici su marketplace, domini e comunicazione online — e reagiscono anche in presenza di somiglianze marginali, non necessariamente perché la confondibilità sia già accertata, ma perché la difesa del perimetro distintivo rientra nella gestione ordinaria di un portafoglio marchi.
Allo stesso tempo, ogni imprenditore preferirebbe crescere senza interferenze. Un percorso lineare consente di concentrare risorse su sviluppo, marketing e distribuzione. Tuttavia il mercato non è uno spazio pacifico: è conteso. Quando due imprese si rivolgono allo stesso pubblico, la prossimità tra segni diventa probabile, e il rischio di attrito aumenta. Talvolta l’agganciamento è persino una scelta consapevole, ma resta una scelta che espone a rischi legali.
Per questo contestazione, diffida e opposizione non sono eventi eccezionali. Sono una variabile fisiologica quando si compete nello stesso mercato e si intercetta l’attenzione degli stessi consumatori.
Il punto non è se la diffida arrivi. Prima o poi può arrivare.
Il punto è essere pronti quando arriva.
Nei contributi precedenti abbiamo analizzato cosa significhi verificare la disponibilità di un marchio, come la forza distintiva incida sulla sua tenuta e quando un nome possa diventare un asset di valore. Qui non torniamo su quei presupposti. Qui osserviamo cosa accade quando il marchio viene contestato e il mercato reagisce.
Spesso l’attenzione si concentra sul costo della registrazione. Ma quando il marchio entra in conflitto, la prospettiva cambia. Non è più solo una questione di deposito. Diventa una questione di quanto costa difendere un marchio, di come rispondere a una diffida, di come gestire un’opposizione e di come ridurre il rischio di risarcimento danni tutelando continuità e reputazione.
In alcuni casi il conflitto può essere gestito in via negoziale (ad esempio, con accordi di coesistenza tra marchi). In altri, il conflitto può incidere sull’operatività. Un rebranding forzato può comportare costi organizzativi e commerciali che superano di molto quelli della registrazione iniziale: dominio, packaging, materiali promozionali, campagne pubblicitarie, schede prodotto online, insegne e contratti di distribuzione possono dover essere rivisti o sostituiti.
La domanda non è quanto costi un marchio in fase di registrazione.
È quanto costa difendersi quando il marchio diventa rilevante.
Ed è da qui che occorre partire per capire davvero cosa fare se un marchio viene contestato.
Opposizione marchio: termini, procedura e differenze rispetto alla causa
L’opposizione marchio è uno strumento di presidio che opera nella fase della registrazione. Costa meno di un giudizio ordinario e consente di intercettare il conflitto prima che il segno si consolidi sul mercato.
Quando un concorrente deposita un marchio troppo simile al nostro per prodotti o servizi identici o affini, l’ordinamento prevede una finestra precisa: tre mesi dalla pubblicazione della domanda. Entro questo termine è possibile proporre opposizione davanti all’UIBM per i marchi italiani (art. 176 Codice della Proprietà Industriale) oppure opposizione davanti all’EUIPO per i marchi dell’Unione europea (art. 46 Reg. UE 2017/1001).
Se si interviene in questa fase, il conflitto resta amministrativo. Se si interviene dopo, il terreno diventa giudiziale.
La differenza tra opposizione e causa non è solo procedurale. Incide su costi, tempi e margini di manovra. L’opposizione riguarda la registrazione del segno. La causa riguarda l’uso del marchio e può comportare inibitorie, sequestri e richieste di risarcimento.
Per poter proporre opposizione occorre sapere che il deposito è avvenuto. Questo implica un’attività di sorveglianza: monitoraggio dei registri ufficiali e, più in generale, del mercato. Senza sorveglianza non esiste tempestività, e senza tempestività il diritto di opposizione diventa inutilizzabile.
Intervenire subito significa impedire che un segno confondibile si trasformi in un titolo registrato. Significa evitare che il concorrente investa, consolidi una posizione e renda più complessa qualsiasi azione successiva.
Quando invece un marchio simile viene depositato e utilizzato per anni senza reazione, lo scenario cambia. Il conflitto non riguarda più soltanto la registrazione. Può estendersi all’uso e includere richieste di risarcimento danni per il periodo di interferenza.
L’opposizione, quindi, non è solo una difesa formale. È gestione preventiva del perimetro competitivo.
Dal punto di vista opposto, chi deposita un marchio può ricevere un’opposizione e vedere la domanda respinta, in tutto o in parte. Il deposito non crea il conflitto: lo rende visibile. Se un segno interferisce con un diritto anteriore, la reazione può arrivare anche in assenza di registrazione definitiva.
La procedura di opposizione prevede un contraddittorio tra le parti e lascia spazio a soluzioni negoziali. Accordi di coesistenza o delimitazioni dell’ambito operativo sono strumenti di regolazione del mercato, non eccezioni.
Il punto resta a monte. Prima di entrare in un mercato e prima di investire in comunicazione e distribuzione, la verifica delle anteriorità e l’attesa del termine di opposizione riducono l’esposizione al rischio.
Entrare senza verifiche significa esporsi non solo a un’opposizione amministrativa, ma anche a un’azione giudiziaria e a possibili richieste di danni.
In questo contesto, l’opposizione è un passaggio tecnico che può evitare un contenzioso più oneroso. Funziona se è coordinata con strumenti di sorveglianza e se il marchio anteriore è stato registrato per tempo.
La registrazione, qui, non è un dettaglio formale. È il presupposto minimo per poter presidiare il mercato.
Ed è proprio quando l’opposizione non basta, o non viene attivata in tempo, che il conflitto si sposta davanti al giudice.
Causa per marchio: quando il giudice può bloccare l’attività
Non tutte le contestazioni passano dall’ufficio marchi.
Quando l’imitazione è già sul mercato e il segno viene utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini, il conflitto può spostarsi direttamente davanti al giudice. In questo scenario non si parla più di opposizione amministrativa, ma di ricorso cautelare per contraffazione di marchio.
Si entra nell’ambito degli strumenti previsti dagli artt. 129 e 131 del Codice della Proprietà Industriale, che disciplinano le azioni cautelari per contraffazione di marchio: inibitoria, sequestro e provvedimenti d’urgenza (Azioni cautelari e d’urgenza – sequestri, inibitorie, sospensive).
Il titolare del marchio può inviare una diffida e preannunciare l’azione. Oppure può agire senza preavviso, chiedendo un provvedimento anche inaudita altera parte, cioè senza che la controparte venga sentita prima dell’emissione dell’ordine, quando l’urgenza lo giustifica.
Qui il conflitto cambia natura.
Il giudice non valuta più la registrabilità di un segno. Valuta se vi sia una violazione in atto e se sia necessario intervenire subito per impedirne la prosecuzione. La decisione si fonda su due presupposti tecnici: la probabile fondatezza del diritto (il cosiddetto fumus boni iuris) e il rischio di un danno imminente e irreparabile (periculum in mora).
Se ritiene sussistenti questi elementi, può emettere un’inibitoria, ordinando la cessazione immediata dell’uso del marchio contestato. Può disporre il sequestro dei prodotti, delle confezioni e del materiale promozionale. Può prevedere una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
Non si tratta di strumenti eccezionali. Sono rimedi ordinari del diritto industriale.
Dal punto di vista di chi riceve la notifica di un atto giudiziale, il problema non è la qualificazione giuridica dei presupposti cautelari. Il problema è operativo. Si entra in uno stato di sospensione: campagne marketing interrotte, distributori che chiedono chiarimenti, franchisee in attesa di istruzioni, piattaforme che possono bloccare inserzioni o schede prodotto, investimenti già sostenuti esposti a incertezza.
Lo stand-by organizzativo è spesso il primo danno concreto.
La fase cautelare non definisce ancora in modo definitivo chi abbia ragione. Ma produce effetti immediati sull’organizzazione. Finché il quadro non si chiarisce, ogni decisione imprenditoriale diventa più complessa.
È in questo contesto che la gestione del conflitto diventa determinante.
Dal lato di chi agisce, l’azione legale può essere calibrata in modo diverso: si può puntare alla sola cessazione dell’uso oppure affiancare da subito la richiesta di risarcimento. L’impostazione richiede equilibrio. Un’azione eccessivamente ampia può indebolire la posizione processuale; un’azione troppo limitata può risultare inefficace.
Dal lato di chi si difende, il margine di manovra esiste ma è condizionato dal tempo. Occorre dimostrare la legittimità dell’uso, contestare la sussistenza della confondibilità, documentare eventuali elementi distintivi e valutare soluzioni negoziali. Ogni scelta incide sulla durata dell’incertezza.
Se la fase cautelare si conclude negativamente, si apre il giudizio di merito. È in quella sede che si affronta anche il profilo economico: quanto può costare una causa per contraffazione di marchio e come viene determinato il risarcimento.
Sul piano organizzativo, uno degli scenari più delicati resta il rebranding forzato. Non è una conseguenza automatica di ogni conflitto, ma quando il segno deve essere abbandonato il problema non è solo grafico. È commerciale.
La registrazione del marchio, l’opposizione amministrativa e la sorveglianza preventiva sono strumenti che possono evitare di arrivare a questo livello di tensione. Intervenire per tempo significa evitare che l’uso si consolidi e che il conflitto diventi giudiziale.
Nel conflitto davanti al giudice non si discute più solo di registrazione. Si discute di fatturato, continuità operativa e reputazione.
Ed è a questo punto che il tema dei costi diventa centrale.
Quanto costa una causa per contraffazione di marchio e come si calcola il risarcimento?
Quando si chiede quanto costa una causa per contraffazione di marchio, la risposta non coincide con la parcella dell’avvocato. Il vero rischio economico è determinato dall’applicazione dell’art. 125 del Codice della Proprietà Industriale, che disciplina in modo espresso il risarcimento del danno e la restituzione dei profitti dell’autore della violazione.
La norma, nella sua formulazione vigente, dispone:
“Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.”
La struttura tripartita dell’art. 125 CPI – danno emergente, lucro cessante e retroversione degli utili – è oggi il fulcro della disciplina risarcitoria in materia di proprietà industriale. È su questa norma che si fonda il calcolo del risarcimento per contraffazione di marchio. La sua centralità è stata ribadita anche in sede tecnico-contabile, nel Documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 6 ottobre 2023,che analizza l’evoluzione dei criteri di quantificazione.
Il danno emergente riguarda le perdite dirette: costi per accertare la contraffazione, per reagire, per neutralizzare l’illecito. Il lucro cessante riguarda il mancato guadagno. Su questo punto la giurisprudenza di legittimità è netta nel chiarire che il danno non è automatico.
La Cassazione ha affermato che “il danno in questione non è configurabile in re ipsa (…) e non dispensa perciò il danneggiato dal relativo onere” (Cass. civ., Sez. I, n. 24635/2021).
Il criterio del cosiddetto canone figurativo o prezzo del consenso non è una sanzione punitiva, ma una modalità di liquidazione che semplifica l’onere probatorio senza eliminarlo.
Nella stessa pronuncia si legge che l’art. 125, comma 2, “non costituisce una deroga in senso stretto alla regola ordinaria sul risarcimento dei danni (…) ma rappresenta una semplificazione probatoria”.
Ciò significa che il giudice può determinare il lucro cessante in misura non inferiore alla royalty che sarebbe stata dovuta per una licenza, ma resta necessario allegare e dimostrare l’esistenza di un pregiudizio causalmente collegato alla violazione.
Diversa è la logica della retroversione degli utili prevista dal terzo comma. Qui il parametro non è ciò che il titolare ha perso, ma ciò che il contraffattore ha guadagnato.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20800/2023, ha qualificato questo rimedio come “strumento rimediale sui generis, di tipo restitutorio, ispirato a una logica composita, in parte compensatoria e in parte dissuasiva/deterrente”. Nella stessa decisione si legge che il titolare del diritto può chiedere la restituzione degli utili “senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l’autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo”.
La retroversione, dunque, non presuppone l’elemento soggettivo della responsabilità civile classica, ma mira a evitare che l’autore dell’illecito trattenga un profitto derivante dallo sfruttamento di un diritto altrui.
Ciò non significa che la quantificazione sia arbitraria. La stessa Cassazione ha precisato che il calcolo deve avvenire considerando “il margine di profitto conseguito deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale” e che “il contraffattore ha l’onere di fornire, ai fini dello scomputo, elementi concreti di calcolo desumibili dai bilanci” (Cass. 20800/2023).
Non si guarda al fatturato, ma al margine netto effettivamente realizzato. È su questo margine che si misura la retroversione.
La giurisprudenza di merito ha ulteriormente chiarito che, in presenza di contraffazione incolpevole, può essere applicato un criterio più ampio di deduzione dei costi (cd. full costing), mentre in caso di contraffazione dolosa la deducibilità può essere limitata ai soli costi strettamente variabili. Anche questo profilo incide in modo significativo sull’esposizione economica (Corte d’Appello di Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza n. 887/2019).
L’art. 125 contempla inoltre, “nei casi appropriati”, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
Nel contesto dei marchi questo può tradursi in danno reputazionale, ossia nello svilimento del segno o nell’erosione della sua funzione distintiva. Anche in questo ambito, tuttavia, non vi sono automatismi: occorre allegazione e prova concreta del pregiudizio.
In definitiva, quando si parla di costo di una causa per contraffazione di marchio, non si tratta soltanto di spese legali. Si tratta della possibile applicazione combinata di danno emergente, lucro cessante (anche mediante canone figurativo), retroversione degli utili e, nei casi appropriati, danno non patrimoniale.
La quantificazione segue la dimensione economica dell’interferenza accertata e il margine effettivamente conseguito dall’autore della violazione.
È questo il parametro reale che deve essere valutato prima di decidere se resistere in giudizio o cercare una soluzione negoziale.
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Data di pubblicazione: 23 Febbraio 2026
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Arlo Canella
Managing & founding partner, avvocato del Foro di Milano e cassazionista, responsabile formazione e ricerca indipendente dello Studio CC®.