Abstract
Un marchio composto da poche lettere o numeri può essere registrato, ma non per questo garantisce una tutela ampia contro ogni segno simile. L’ordinanza del Tribunale di Napoli del 3 luglio 2024, sul confronto tra F09 e FR09, mostra quanto contino la forza distintiva del marchio, le differenze percepite dal pubblico e l’eventuale uso anteriore del segno concorrente.
Quando un marchio di lettere e numeri è considerato debole?
Nella pratica commerciale accade spesso che un’impresa scelga un segno breve perché ritenuto più facile da ricordare, tema affrontato anche nel contributo Il potere dei marchi di 5 lettere: mito o realtà?. Sigle, iniziali e combinazioni alfanumeriche hanno certamente un vantaggio comunicativo: sono sintetiche e possono diventare immediatamente riconoscibili.
Dal punto di vista giuridico, però, quando il marchio è formato da pochi elementi, o da elementi molto brevi, la protezione può diventare più complessa, soprattutto se un concorrente utilizza una combinazione parzialmente simile.
È quanto accaduto nel caso deciso dal Tribunale di Napoli. Il titolare del marchio F09, depositato nell’ottobre 2018, aveva ottenuto in primo grado l’inibitoria all’uso del segno FR09, ritenuto contraffattorio. In sede di reclamo, però, chi utilizzava FR09 ha contestato il carattere forte di F09 e la confondibilità tra i due segni, sostenendo inoltre di avere utilizzato FR09 già prima del deposito di F09.
Il Tribunale ha accolto il reclamo. Ha ritenuto F09 un marchio debole, perché costituito da una semplice combinazione di una lettera e due numeri, priva di una particolare elaborazione grafica, e perché non era stato dimostrato un uso effettivo, costante e intenso tale da rafforzarne la capacità distintiva. Nel giudizio di confondibilità, l’aggiunta della lettera “R” in FR09 è stata ritenuta sufficiente, nella fase cautelare, a escludere la prova della contraffazione.
Il Collegio ha inoltre ritenuto provato il preuso di FR09 almeno dall’aprile 2018, quindi prima della domanda di registrazione di F09.
La decisione pone quindi due questioni distinte: quanto è ampia la tutela di un marchio composto da pochi elementi e cosa cambia quando il segno concorrente risulta già utilizzato prima della registrazione.
Quali sono i requisiti per la registrazione di un marchio?
Per essere registrato, un marchio deve rispettare alcuni requisiti previsti dal Codice della proprietà industriale.
Anzitutto, il segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre e deve poter essere rappresentato nel registro in modo tale da rendere chiaro e preciso l’oggetto della protezione. L’art. 7 c.p.i. ammette espressamente anche la registrazione di lettere e cifre; pertanto, una sigla o una combinazione alfanumerica può costituire un marchio.
Il segno deve poi avere capacità distintiva. Ai sensi dell’art. 13 c.p.i., non può limitarsi a descrivere il prodotto, le sue caratteristiche o altri elementi privi di capacità individualizzante. Per un marchio composto da poche lettere o numeri, questo aspetto è particolarmente importante: essere registrabile non significa necessariamente possedere una forte capacità distintiva.
Serve inoltre il requisito della novità, disciplinato dall’art. 12 c.p.i.. Prima del deposito occorre quindi verificare l’esistenza di segni anteriori che possano interferire con quello scelto. Nel caso F09/FR09, questo profilo assume un rilievo particolare perché il Tribunale ha ritenuto provato l’uso di FR09 in epoca antecedente alla domanda di registrazione di F09.
Infine, il marchio deve rispettare i requisiti di liceità previsti dall’art. 14 c.p.i..
Per un segno breve, però, superare questi requisiti è soltanto il primo step. La registrabilità del marchio e l’ampiezza della tutela che potrà essere fatta valere contro segni simili non coincidono automaticamente: proprio su questa distinzione si concentra l’ordinanza del Tribunale di Napoli.
Un marchio debole può impedire l’uso di un marchio simile?
Nel caso F09 contro FR09, il Collegio ha ritenuto che la semplice combinazione della lettera “F” e dei numeri “09”, rappresentata senza una particolare elaborazione grafica, non avesse un grado di individualizzazione sufficiente a qualificare F09 come marchio forte.
La decisione distingue, in concreto, due piani diversi. Da un lato, un segno composto da lettere e numeri può essere registrabile quando è idoneo a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese. Dall’altro lato, la sua difendibilità contro marchi successivi simili dipende dalla forza distintiva che quel segno possiede o riesce ad acquisire sul mercato.
Nel caso F09, il Tribunale non ha escluso che una combinazione breve di lettera e numeri possa ricevere tutela come marchio. Ha però rilevato che, oltre a mancare una particolare elaborazione grafica, non era stato provato un utilizzo effettivo, costante e intenso, accompagnato da una presenza sul mercato o da campagne promozionali tali da rafforzarne la capacità distintiva. Per questo, nella fase cautelare, F09 è stato considerato un marchio debole.
La debolezza del marchio incide direttamente sul giudizio di confondibilità (vedi anche Marchi forti vs. marchi deboli: il caso “Peperino” – Canella Camaiora). Il Tribunale richiama infatti il principio secondo cui, mentre per un marchio forte possono essere illecite anche modifiche che ne lascino riconoscibile il nucleo distintivo, per un marchio debole anche modificazioni o aggiunte limitate possono essere sufficienti a escludere la confondibilità.
Nel confronto tra F09 e FR09, l’aggiunta della lettera “R” è stata valutata anche alla luce del precedente utilizzo del marchio “Francesco Ranieri”: le lettere “FR” potevano quindi essere ricondotte alle iniziali di un segno già utilizzato. Considerati complessivamente questi elementi, il Collegio ha ritenuto che, nella fase cautelare, non fosse stata raggiunta la prova dell’illiceità dell’uso di FR09.
A questo si aggiunge un secondo elemento rilevante. Il Tribunale ha ritenuto raggiunto il fumus del preuso di FR09 almeno dall’aprile 2018, quindi prima della domanda di registrazione di F09 dell’ottobre dello stesso anno.
A questo punto sorge però una domanda pratica:
Nel confronto tra F09 e FR09, l’aggiunta della lettera “R” è stata valutata anche alla luce del precedente utilizzo del marchio “Francesco Ranieri”: le lettere “FR” potevano quindi essere ricondotte alle iniziali di un segno già utilizzato. Considerati complessivamente questi elementi, il Collegio ha ritenuto che, nella fase cautelare, non fosse stata raggiunta la prova dell’illiceità dell’uso di FR09.
A questo si aggiunge un secondo elemento rilevante. Il Tribunale ha ritenuto raggiunto il fumus del preuso di FR09 almeno dall’aprile 2018, quindi prima della domanda di registrazione di F09 dell’ottobre dello stesso anno.
A questo punto sorge però una domanda pratica: se un marchio debole può ottenere una tutela più limitata e deve confrontarsi anche con eventuali usi anteriori, conviene comunque registrarlo?
Conviene registrare un marchio debole?
La decisione potrebbe sembrare, a una prima lettura, un argomento contro il deposito dei marchi brevi o, più in generale, dei marchi deboli. In realtà, il punto è diverso: la registrazione resta utile, ma non rende automaticamente forte un segno che possiede una capacità distintiva limitata.
Registrare il marchio consente infatti di disporre di un titolo formale, con una data di deposito e un ambito di protezione riferito ai prodotti o servizi indicati. Senza registrazione, invece, chi utilizza un segno deve fare maggiore affidamento sulla prova dell’uso di fatto e sulla sua effettiva diffusione, come approfondito nel contributo Basta un “marchio di fatto” oppure è obbligatorio registrarlo?.
Il caso F09 mostra però che il deposito non esaurisce la strategia di tutela. Il Tribunale ha attribuito rilievo anche alla capacità distintiva concretamente acquisita dal segno e alla prova del suo utilizzo effettivo, costante e intenso. Proprio la carenza di elementi sufficienti su questo punto ha impedito, nella fase cautelare, di riconoscere a F09 la forza propria di un marchio forte.
Per chi sceglie un segno poco caratterizzato, la registrazione dovrebbe quindi accompagnarsi ad alcune attenzioni concrete:
- depositare il marchio, dopo avere verificato l’esistenza di eventuali anteriorità rilevanti;
- usare il segno in modo coerente, costante ed evidente su packaging, sito, social, cataloghi, fatture e materiali commerciali, in modo da permettere l’associazione immediata nel pubblico tra marchio e impresa;
- investire in comunicazione, campagne promozionali e riconoscibilità del segno;
- monitorare i depositi successivi per intervenire quando vi siano reali rischi di confusione.
In questo senso, un marchio inizialmente debole può acquistare nel tempo una maggiore forza distintiva se, attraverso l’uso e la promozione, riesce ad affermarsi nella percezione del pubblico come segno identificativo di una determinata impresa.
Revisionato da: Margherita Manca
Data di pubblicazione: 13 Agosto 2026
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