Abstract
Cosa accade quando un’anteriorità capace di mettere in discussione un brevetto emerge quando il giudizio sulla sua validità è già avanzato?
Nel caso LS9, mentre Windhager continua in appello a contestare il brevetto di Bellissa, una società diversa promuove davanti alla Divisione centrale di Milano una nuova azione di revoca, fondata anche su un brevetto statunitense del 1958 che non era stato utilizzato nel primo procedimento.
La decisione chiarisce quando anteriorità diverse possono dare luogo a giudizi distinti, interpreta in senso ampio l’interesse ad agire previsto dall’art. 47(6) UPCA e affronta il possibile utilizzo di uno “straw man”, cioè di un soggetto interposto. Resta però aperta la questione decisiva: fino a che punto più azioni di revoca possono essere articolate tra soggetti diversi senza trasformarsi in uno strumento per aggirare le preclusioni processuali dell’UPC?
Cosa succede quando un’anteriorità emerge troppo tardi?
A prima vista, le bordure metalliche per giardini possono sembrare un prodotto di poco conto. Sono le strisce che vengono inserite nel terreno per separare il prato dalle aiuole, contenere ghiaia o terra e dare una forma definita agli spazi verdi. Eppure, secondo alcune stime di mercato, il settore mondiale delle bordure metalliche per il paesaggio vale circa 585 milioni di dollari nel 2025 e potrebbe avvicinarsi ai 900 milioni entro il 2032.
Quando un prodotto viene venduto su questa scala, anche una soluzione tecnica apparentemente semplice può assumere un valore commerciale significativo. Ed è qui che entrano in gioco i brevetti: chi ottiene un brevetto può impedire ai concorrenti, nei limiti dell’esclusiva riconosciuta, di utilizzare la soluzione tecnica protetta.
È quello che accade con Bellissa HAAS, titolare del brevetto europeo EP 2 223 589 B1. Il brevetto riguarda una bordura composta da più strisce metalliche e, in particolare, il sistema che permette di collegare tra loro i diversi pezzi durante la posa nel terreno.
Il contenzioso nasce quando Bellissa fa valere il brevetto nei confronti di Windhager, accusandola di contraffazione. Windhager reagisce chiedendo, nello stesso procedimento, la revoca del brevetto. Il 12 settembre 2025 la Divisione locale di Mannheim respinge la domanda di revoca e Windhager impugna la decisione davanti alla Corte d’Appello dell’UPC.
È a questo punto che emerge il problema al centro della nostra vicenda. Nel frattempo viene individuato un documento che non era stato utilizzato nel primo giudizio: un brevetto statunitense sulle bordure metalliche, US 2,821,809, pubblicato nel 1958. Secondo chi contesta il brevetto Bellissa, quel documento descrive già caratteristiche che Bellissa ha successivamente rivendicato come proprie.
L’anteriorità è tutt’altro che irrilevante. La Divisione centrale di Milano arriverà infatti a ritenere che il brevetto statunitense del 1958 privi di novità la rivendicazione 1 del brevetto Bellissa nella forma originariamente concessa, anche se il brevetto riuscirà poi a sopravvivere in una versione modificata (UPC, Divisione centrale di Milano, UPC_CFI_860/2025, 19 agosto 2026).
Il problema, quindi, non è soltanto trovare una buona anteriorità. Può capitare di trovarla quando il contenzioso sulla validità del brevetto è già molto avanti.
Nel caso Bellissa, mentre Windhager continua a contestare il brevetto in appello, si apre infatti un secondo fronte. L’11 settembre 2025 LS9 GmbH promuove davanti alla Divisione centrale di Milano una nuova e autonoma azione di revoca contro lo stesso brevetto, utilizzando anteriorità che non erano state fatte valere nel procedimento Windhager.
LS9 presenta però una particolarità: non risulta operare nel settore delle bordure da giardino. Secondo il registro commerciale tedesco, la società si occupa di organizzazione di seminari e produzione di pubblicazioni.
Il collegamento con Windhager emerge dagli stessi documenti esaminati dalla Corte. Il 18 agosto 2025, poche settimane prima della nuova azione, l’avvocato che successivamente rappresenta LS9 scrive a Bellissa dichiarando di assistere sia Windhager sia LS9. Nella stessa lettera comunica di aver individuato il brevetto statunitense del 1958 e chiede una soluzione delle controversie pendenti che comprenda il ritiro dell’azione per contraffazione e il rimborso dei costi sostenuti. In mancanza di un accordo, annuncia che LS9 chiederà la revoca del brevetto. È quello che accade poche settimane dopo.
Si crea così una situazione particolare: Windhager continua il primo giudizio in appello, mentre LS9 apre un secondo e distinto giudizio di revoca utilizzando nuove anteriorità.
Bellissa sostiene che LS9 stia agendo come soggetto interposto per Windhager. Entra così nella controversia il concetto di “straw man”: un soggetto che compare formalmente come parte del procedimento, ma che potrebbe essere utilizzato nell’interesse di un altro soggetto che resta sullo sfondo.
Prima ancora di stabilire se LS9 sia davvero uno straw man, però, bisogna risolvere una questione più immediata: se una nuova anteriorità emerge quando il primo contenzioso è già avanzato, può un soggetto diverso aprire un secondo giudizio di revoca per farla valere?
Nuove anteriorità: un “prestanome” può promuovere un secondo giudizio di revoca?
Il primo problema riguarda il momento in cui viene scoperta la nuova anteriorità. Il processo davanti all’UPC è costruito secondo un sistema cosiddetto front-loaded: le parti devono presentare il prima possibile i fatti, gli argomenti e le prove sui quali intendono fondare le proprie domande.
Questo significa che una nuova anteriorità non può essere necessariamente aggiunta in qualsiasi momento a un giudizio già in corso. La Corte d’Appello dell’UPC ha chiarito che l’introduzione di nuovo stato della tecnica a sostegno dell’invalidità del brevetto può costituire una modifica della domanda, soggetta alle condizioni previste dalla Rule 263 delle Rules of Procedure (UPC_CoA_71/2025, 29 dicembre 2025).
La regola non è assoluta. Nuovi fatti o nuove prove possono essere ammessi in determinate circostanze, anche per ragioni di proporzionalità ed equità. Ma la semplice scoperta tardiva di un’anteriorità non attribuisce automaticamente il diritto di introdurla nel procedimento: occorre spiegare perché il nuovo elemento non sia stato presentato prima e superare il controllo previsto dalle regole processuali.
La stessa decisione LS9 mostra concretamente il funzionamento di queste preclusioni. Nel corso della propria azione, LS9 tenta di introdurre ulteriori anteriorità soltanto con una memoria successiva. La Divisione di Milano rifiuta di prenderne alcune in considerazione proprio perché la società non giustifica adeguatamente il motivo per cui non siano state presentate con la domanda iniziale (UPC, Divisione centrale di Milano, UPC_CFI_860/2025, 19 agosto 2026).
Ma nel caso Bellissa il brevetto statunitense del 1958 segue una strada diversa: non viene aggiunto tardivamente al procedimento Windhager. Diventa uno dei fondamenti di una nuova azione autonoma di revoca promossa da LS9.
A questo punto si pone un secondo problema. Se un brevetto è già oggetto di un giudizio sulla validità, si può aprire un’altra causa contro lo stesso brevetto?
La Divisione centrale di Milano parte dal principio secondo cui la presenza di un’altra causa pendente sulla stessa materia può impedire che un secondo procedimento prosegua. Serve, tra l’altro, a evitare decisioni contrastanti. Perché vi sia questa forma di litispendenza, però, devono normalmente coincidere sia le parti sia l’oggetto della controversia.
Ed è proprio sull’oggetto che la decisione introduce un chiarimento importante. Secondo la Divisione, un’azione di revoca non è definita soltanto dal brevetto attaccato e dalla causa di invalidità invocata. A determinarne l’oggetto concorrono anche le anteriorità e gli argomenti utilizzati per sostenere la revoca (UPC, Divisione centrale di Milano, UPC_CFI_860/2025, 19 agosto 2026).
Di conseguenza, due giudizi possono riguardare lo stesso brevetto senza avere necessariamente lo stesso oggetto.
È quello che accade tra Windhager e LS9. La Corte rileva che le anteriorità presentate da LS9 non erano oggetto del procedimento parallelo. Il secondo giudizio di revoca è quindi fondato su una contestazione diversa e la Divisione esclude che vi sia litispendenza con il procedimento Windhager pendente in appello.
Questo passaggio spiega perché l’ingresso di una società diversa possa assumere un rilievo concreto. Un soggetto che avvia una nuova azione può mettere le nuove anteriorità alla base della domanda fin dall’inizio, invece di tentare di inserirle in un procedimento già avanzato.
Ma da qui non si può ricavare una regola secondo cui, ogni volta che emerge una nuova anteriorità, basti affidarla a un’altra società per ricominciare il contenzioso. La stessa Divisione vede il rischio: le contestazioni sulla validità di un brevetto potrebbero essere frammentate tatticamente tra più procedimenti. E indica nel controllo dell’interesse ad agire uno degli strumenti per contrastare questa possibilità.
È quindi a questo punto che il problema del “prestanome” diventa giuridicamente concreto. Bellissa sostiene che LS9 sia stata utilizzata proprio per portare nel secondo giudizio una contestazione che Windhager, già impegnata nel primo, temeva di non poter proporre direttamente.
Ma questa è la tesi di Bellissa. Per stabilire se l’azione di LS9 sia ammissibile, resta da capire se una società estranea al settore abbia davvero un proprio interesse ad agire e quando il soggetto che propone la revoca possa invece essere considerato uno “straw man”.
Interesse ad agire e “straw man”: quali limiti pone l’UPC?
Il fatto che il secondo giudizio abbia un oggetto diverso non basta, da solo, a rendere ammissibile l’azione di LS9. Resta infatti da stabilire se la società abbia un proprio interesse a chiedere la revoca del brevetto.
L’art. 47(6) dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti prevede che possa agire «qualsiasi altra persona fisica o giuridica […] interessata da un brevetto» e legittimata ad agire secondo il diritto nazionale applicabile.
LS9 sostiene una tesi molto ampia. Secondo la società, l’azione di revoca sarebbe strutturata come una sorta di “azione popolare”, per la quale non sarebbe necessario dimostrare uno specifico interesse personale. A sostegno richiama l’art. 65(1) UPCA, che prevede che la Corte decida sulla validità di un brevetto sulla base di un’azione di revoca o di una domanda riconvenzionale di revoca (art. 65(1) UPCA).
La Divisione centrale di Milano non segue questa interpretazione. L’art. 47(6), osserva, è una disposizione generale dedicata alle parti e si applica anche alle azioni di revoca. L’art. 65(1) individua invece le azioni attraverso le quali la Corte può pronunciarsi sulla validità del brevetto, ma non elimina il requisito dell’interesse ad agire.
Un interesse deve quindi esistere. La Corte, però, lo interpreta in senso molto ampio.
Nel distinguere tra attività privata e attività commerciale, la Divisione osserva che una persona giuridica non può agire “privatamente”. In linea di principio, quindi, le persone giuridiche hanno interesse a che non rimangano in vigore brevetti che non avrebbero dovuto essere concessi perché sussiste una causa di revoca. E questo vale indipendentemente dal fatto che siano già attive nel settore interessato (UPC, Divisione centrale di Milano, UPC_CFI_860/2025, 19 agosto 2026).
Per LS9 la conseguenza è immediata. Il fatto che la società si occupi di seminari e pubblicazioni, anziché di bordure per giardino, non le impedisce di avere l’interesse richiesto per chiedere la revoca del brevetto Bellissa.
Resta però l’obiezione più delicata: che cosa succede se quella società sta in realtà agendo nell’interesse di qualcun altro?
La Divisione affronta quindi la contestazione di Bellissa secondo cui LS9 sarebbe un soggetto interposto per Windhager. Richiamando precedenti dello stesso UPC, spiega che una front company può essere individuata quando una società esiste essenzialmente solo formalmente, senza un’attività effettiva o significativa. L’assenza di un proprio patrimonio o di dipendenti può costituire un indizio, così come l’utilizzo della società da parte di un altro soggetto per nasconderne l’identità o svolgere attività che quest’ultimo non può o non vuole svolgere direttamente.
La prova spetta, in linea di principio, a chi sostiene l’esistenza dell’interposizione. La Corte riconosce però la difficoltà di dimostrare rapporti che normalmente restano nella sfera interna dei soggetti coinvolti: per questo possono essere sufficienti indizi seri dell’esistenza di uno “straw man”.
Nel caso concreto, Bellissa non riesce a fornirli in misura sufficiente. LS9 risulta costituita già nel 2014 e non viene dimostrato che sia priva di patrimonio o dipendenti. La Corte osserva inoltre che i bilanci della società sono soggetti a pubblicazione e che Bellissa non ha allegato elementi ricavati da quei documenti per dimostrare che LS9 sia una società meramente formale.
Rimane il collegamento con Windhager, che è evidente. Ma neppure questo basta. Il fatto che LS9 coordini la propria azione con il procedimento Windhager non fa venir meno il suo autonomo interesse alla revoca. Più in generale, l’UPCA non vieta che lo stesso brevetto venga contestato da soggetti diversi anche quando esistano tra loro collegamenti organizzativi o economici.
La Divisione conclude quindi che, sulla base degli elementi disponibili, LS9 non è uno “straw man” (UPC, Divisione centrale di Milano, UPC_CFI_860/2025, 19 agosto 2026).
La decisione, però, si ferma proprio sul punto più interessante. Poiché LS9 dispone di un proprio interesse e non viene considerata uno straw man, la Corte non ha bisogno di stabilire se le azioni promosse attraverso un vero soggetto interposto siano ammissibili davanti all’UPC.
Lascia quindi espressamente aperte due possibilità: che l’UPCA vieti in generale le azioni mediante straw man, oppure che siano inammissibili soltanto quando l’interposizione serve ad aggirare l’Accordo o le Rules of Procedure. Sul punto richiama anche la giurisprudenza dell’Ufficio europeo dei brevetti (EPO, Enlarged Board of Appeal, G 3/97, 21 gennaio 1999).
La distinzione è sottile ma importante. La decisione LS9 non autorizza l’utilizzo di un “prestanome” per aggirare una preclusione processuale. Dimostra però che l’estraneità al settore, il collegamento con un’altra impresa e persino il coordinamento delle rispettive iniziative non bastano, da soli, a rendere inammissibile l’azione.
Ed è proprio qui che il caso smette di riguardare soltanto LS9 e Windhager: se anteriorità diverse possono alimentare giudizi distinti e soggetti collegati possono entrambi avere interesse ad agire, fino a che punto la frammentazione delle azioni di revoca può diventare una strategia processuale?
Strategia di revoca e frammentazione delle azioni: fin dove ci si può spingere?
La decisione LS9 apre una possibilità che interessa soprattutto chi si trova a contestare un brevetto quando il contenzioso è già iniziato: anteriorità diverse possono essere fatte valere in giudizi distinti senza che questi abbiano necessariamente lo stesso oggetto.
La stessa Divisione centrale di Milano si rende conto del rischio che deriva da questa impostazione. Se le anteriorità e gli argomenti contribuiscono a definire l’oggetto della causa, si potrebbe essere tentati di distribuire diverse contestazioni contro lo stesso brevetto tra più procedimenti. La Corte parla espressamente del rischio che le contestazioni di validità vengano “tactically split across several proceedings” e osserva che una simile frammentazione può essere contrastata attraverso il controllo dell’interesse ad agire (UPC, Divisione centrale di Milano, UPC_CFI_860/2025, 19 agosto 2026).
Per un’impresa la questione è concreta. Una ricerca di anteriorità può continuare anche dopo l’avvio della causa e può far emergere documenti più efficaci di quelli inizialmente utilizzati. Il caso LS9 ne offre un esempio: il brevetto statunitense del 1958 introdotto nella seconda azione riesce effettivamente a privare di novità la rivendicazione 1 del brevetto Bellissa nella forma originariamente concessa. Bellissa riesce comunque a mantenere il brevetto in una versione modificata sulla base della prima richiesta ausiliaria (UPC, Divisione centrale di Milano, UPC_CFI_860/2025, 19 agosto 2026).
La decisione mostra quindi perché, quando una nuova anteriorità emerge tardi, possa esserci interesse a valutare una seconda iniziativa. Ma non stabilisce che sia possibile costruire liberamente una sequenza di azioni affidandole, di volta in volta, a società diverse.
Alcuni punti sono ormai più chiari. Una società non deve necessariamente operare nello stesso settore del titolare per avere interesse alla revoca; due azioni contro lo stesso brevetto possono avere oggetti diversi se si fondano su anteriorità e argomenti differenti; inoltre, il coordinamento tra soggetti diversi non dimostra, da solo, l’esistenza di uno straw man.
Il possibile limite emerge quando la separazione tra soggetti e procedimenti non risponde più soltanto alla presenza di contestazioni differenti, ma viene utilizzata per aggirare una regola processuale che avrebbe impedito al soggetto realmente interessato di agire direttamente. È proprio su questa ipotesi che la Divisione di Milano non prende posizione.
Per questo la decisione non offre ancora una strategia replicabile in modo automatico. Prima di promuovere una seconda azione attraverso un soggetto diverso occorre verificare almeno se la nuova contestazione abbia effettivamente un oggetto distinto, se chi agisce disponga di un proprio interesse ai sensi dell’art. 47(6) UPCA e se la struttura possa apparire finalizzata ad aggirare una preclusione.
La distinzione ha conseguenze anche per il titolare del brevetto. Di fronte a una seconda azione non basta osservare che il brevetto è già stato contestato altrove. Può diventare necessario verificare quali anteriorità vengono utilizzate, quali rapporti esistono tra i diversi soggetti che contestano il brevetto e se vi siano elementi seri per sostenere che la nuova azione costituisca un’interposizione finalizzata ad aggirare le regole processuali.
Il caso LS9, quindi, non consacra lo straw man come strumento ordinario del contenzioso UPC. Indica però che la strategia di revoca può svilupparsi su più procedimenti e attraverso soggetti collegati, purché restino rispettati i limiti che la decisione individua e quelli che la giurisprudenza dovrà ancora precisare.
Su questi ultimi, per ora, manca una risposta definitiva. La pronuncia della Divisione centrale di Milano è una decisione di primo grado e può essere impugnata. Sarà quindi particolarmente importante verificare se la Corte d’Appello confermerà questa interpretazione dell’interesse ad agire e, soprattutto, se arriverà a tracciare il confine che LS9 lascia aperto: quando una legittima articolazione delle azioni di revoca diventa un’elusione delle regole processuali dell’UPC?
Bibliografia
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Revisionato da: Debora Teruggia
Data di pubblicazione: 7 Settembre 2026
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Arlo Canella
Managing & founding partner, avvocato del Foro di Milano e cassazionista, responsabile formazione e ricerca indipendente dello Studio CC®.