Abstract
Il soggetto che ha interesse a tutelare i propri diritti legati ad un brevetto rilasciato o ad un marchio registrato a norma di legge ha naturalmente la possibilità di intraprendere un’azione giudiziale di fronte al tribunale ordinario per ottenere il riconoscimento di tali diritti nei confronti di chiunque li abbia illegittimamente utilizzati. Questa via, seppur sia quella ordinaria, non è però l’unica disponibile: infatti, la tutela dei diritti può essere demandata anche ad un tribunale arbitrale, instaurando un apposito procedimento in virtù di una convenzione di arbitrato, nella forma di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato fra le parti, oppure del compromesso arbitrale fra di esse (a seconda che la contesa fra di esse debba ancora insorgere oppure sia già insorta).
Dal 2020 ad oggi il numero di arbitrati WIPO è quadruplicato
Il procedimento arbitrale può rappresentare uno strumento alternativo valido per la risoluzione delle controversie in materia di diritti della proprietà industriale.
I principali aspetti che rendono l’arbitrato particolarmente appetibile per la tutela di questa categoria di diritti sono la flessibilità procedurale, la specializzazione dei soggetti giudicanti, la celerità e la riservatezza del procedimento, nonchè la potenziale circolazione delle decisioni (chiamate lodi arbitrali) in tutto il mondo. Infatti:
- Le parti hanno la libertà di scegliere di comune accordo molteplici aspetti del procedimento, tra i quali la sede dell’arbitrato, la legge applicabile al procedimento, l’oggetto dello stesso e la composizione del tribunale arbitrale;
- Gli arbitri possono essere selezionati dalle parti in base alla loro esperienza specifica in materia di proprietà industriale, garantendo una comprensione approfondita delle questioni tecniche e giuridiche coinvolte;
- Rispetto ai procedimenti giudiziari ordinari, l’arbitrato tende ad essere più rapido, riducendo i tempi di risoluzione delle controversie; ciò è anche legato alla limitatezza dei mezzi di impugnazione dei lodi arbitrali,
- Il procedimento arbitrale è generalmente confidenziale, proteggendo informazioni sensibili come segreti commerciali e strategie aziendali;
- I lodi arbitrali sono riconosciuti ed eseguibili in oltre 170 paesi, contraenti della Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.
Questi elementi hanno progressivamente persuaso sempre più operatori di mercato a devolvere ad arbitrato le controversie in materia di diritti di proprietà industriale. Infatti, dal 2020 ad oggi il numero di arbitrati in seno alla WIPO è quadruplicato. A titolo esemplificativo, si veda il trend in crescita emergente dal report dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (reperibile al seguente link: https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html).
Ciò nonostante, l’accesso a questa modalità di risoluzione delle controversie dipende da alcuni fattori che nella materia della proprietà industriale assumono una rilevanza fondamentale per via della natura degli interessi in gioco. Tra di essi vi è il requisito dell’arbitrabilità, la cui assenza determina automaticamente l’invalidità della convenzione di arbitrato (oltre che l’impossibilità di eseguire il lodo arbitrale eventualmente reso, ai sensi dell’art. V della Convenzione di New York del 1958).
Cosa caratterizza i diritti di proprietà industriale?
Il tratto caratteristico dei diritti di proprietà industriale consiste nel fatto che essi impattano anche su interessi di natura pubblicistica, in particolare quello alla concorrenza leale.
Per questo motivo, l’art. 24.4 del Regolamento UE 1215/2012 (c.d. Regolamento Bruxelles I-bis) prevede che in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione è competente in via esclusiva l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell’Unione o di una convenzione internazionale.
Viene quindi posta una limitazione concernente le questioni di validità o nullità di titoli di proprietà industriale. Perciò, in caso di insorgenza di una lite avente ad oggetto queste questioni, essa sarà tendenzialmente non arbitrabile e rimarrà decidibile con efficacia di giudicato solo dal giudice ordinario, restando comunque salva la possibilità per gli arbitri di conoscerle in via incidentale ai sensi dell’art. 819 c.p.c.
Diritti disponibili ed interessi pubblici: l’arbitrabilità in bilico
Se l’arbitrabilità è la capacità di una controversia di essere compromessa in arbitri, questa capacità deve essere valutata secondo la legge nazionale applicabile stabilita nella convenzione di arbitrato.
Di fatto, a causa delle profonde differenze delle tradizioni giuridiche dei singoli Stati, è possibile che una medesima lite possa essere sottoposta ad un tribunale arbitrale secondo la legge di uno Stato, mentre questa possibilità sia preclusa secondo la legge di un altro Stato.
In Italia, dove il sistema tende a bilanciare con grande rigore gli interessi privati delle parti con gli interessi di natura pubblicistica, l’orientamento prevalente ammette che i diritti di proprietà industriale siano generalmente arbitrabili, in quanto diritti disponibili; di conseguenza, nella misura in cui vengono in rilievo i profili economici ad essi connessi al momento della loro alienazione (come le licenze e le royalties), i requisiti delineati dall’art. 806 c.p.c. sono soddisfatti.
I diritti di proprietà industriale sono sempre disponibili?
Tuttavia, in concreto la distinzione fra gli aspetti economici (arbitrabili) correlati ai diritti di proprietà industriale e quelli relativi alla loro registrazione o alla validità (inarbitrabili) può rivelarsi complessa.
Il caso Valentino S.p.A. v. Mrinalini, Inc., deciso in sede arbitrale, lo dimostra chiaramente: Nel caso di specie, la controversia è insorta su iniziativa di Valentino S.p.A. per ottenere, fra gli altri, un ordine di cancellazione delle registrazioni fatte dal proprio fornitore Mrinalini Inc. negli Stati Uniti, in violazione dei suoi diritti di proprietà industriale (nello specifico, il diritto di copyright sul campione “Swatch” ed il diritto di privativa sui design “Flowers”, “Cape” e “Two Flowers”).
Nel lodo pronunciato a marzo del 2023, l’arbitro unico ha affermato che la richiesta della parte attrice potesse essere valutata in sede arbitrale: ha infatti stabilito che l’ordine di cancellazione (richiesto da Valentino S.p.A.) delle registrazioni fatte in America dal proprio fornitore non interferirebbe con la sovranità degli Stati Uniti, perché non si tratta specificamente di una questione attinente alla validità o alla nullità delle registrazioni, ma piuttosto di una questione di natura contrattuale, consistente nella violazione, da parte del fornitore, delle previsioni contenute nelle Condizioni Generali di Acquisto applicabili fra le parti.
Clausola compromissoria: istruzioni per l’uso
Durante la negoziazione contrattuale, è importante considerare con attenzione il contenuto di una eventuale clausola compromissoria inserita nell’accordo.
Di seguito si riportano alcuni consigli di cui tenere conto:
- Valutare nel dettaglio la clausola, trattandosi di clausola vessatoria soggetta alla disciplina dell’art. 1341 comma 2 c.c.
- Concordare con la controparte contrattuale alcuni elementi determinanti dell’arbitrato (e.g. la sede, la legge applicabile, le specifiche contese da compromettere in arbitri, la composizione del collegio arbitrale)
- Considerare, in caso di fattispecie con effetti transnazionali, la potenziale diversità delle norme di legge in vigore nei vari Sati concretamente interessati.
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Data di pubblicazione: 24 Luglio 2025
Ultimo aggiornamento: 25 Luglio 2025
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Joel Persico Brito
Laureato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Praticante avvocato appassionato di contenzioso e diritto dell’arbitrato.