Il preuso locale di un marchio può impedire una successiva registrazione? (Trib. Bari, sentenza n. 3455/2026)

Quando il preuso elimina il requisito della novità

Il marchio di fatto è il segno utilizzato concretamente sul mercato senza essere stato oggetto di deposito. Anche il suo titolare ha diritto a una tutela, ma l’estensione di tale protezione dipende dalla diffusione raggiunta dal segno presso il pubblico.

L’art. 2571 c.c. stabilisce che chi abbia fatto uso di un marchio non registrato può continuare a utilizzarlo, nonostante la registrazione successivamente ottenuta da altri, nei limiti in cui se ne sia anteriormente valso.

La disposizione deve essere coordinata con l’art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i., che disciplina gli effetti del preuso sulla novità del marchio successivo. In particolare, l’uso precedente che non abbia prodotto notorietà, oppure abbia determinato una notorietà puramente locale, non priva di novità il segno successivamente depositato da un altro soggetto.

La distinzione è quindi fondamentale. Qualora il marchio di fatto abbia acquisito una notorietà non meramente locale, esso potrà costituire un’anteriorità idonea a privare di novità un segno identico o simile, quando – anche in ragione dell’identità o affinità dei prodotti o servizi – possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico. Quando invece la sua conoscenza resti limitata a una zona circoscritta, il marchio successivo conserverà il requisito della novità.

Nella vertenza in esame, il Tribunale ha ritenuto che le attività promozionali documentate dalla società non fossero sufficienti a dimostrare una notorietà più ampia di quella locale.

Le sponsorizzazioni, infatti, avevano riguardato soprattutto manifestazioni sportive e iniziative svolte nei comuni nei quali si trovavano i supermercati. Anche la promozione effettuata attraverso i social network, secondo il Collegio, aveva contribuito principalmente a rafforzare la conoscenza del segno presso il pubblico che frequentava la medesima area territoriale.

Agli atti non emergevano, inoltre, elementi capaci di attestare una reale proiezione del segno oltre il territorio di riferimento: mancavano dati sulla circolazione dei cataloghi e su vendite effettuate, con volumi apprezzabili, in altre aree del Paese.

Il preuso era dunque effettivo, risalente e documentato, ma non aveva superato i confini di una notorietà puramente locale. Per tale ragione, non poteva incidere sulla novità dei marchi successivamente registrati.

La sola durata dell’uso, infatti, non è di per sé dirimente. Un segno può essere impiegato per molti anni e mantenere comunque una diffusione limitata. Ciò che rileva, ai fini della validità della registrazione successiva, è la sua effettiva capacità di essere conosciuto oltre l’ambito locale.

Il preuso locale e la coesistenza tra i marchi

Il fatto che il preuso locale non elimini la novità della registrazione successiva non significa, tuttavia, che il primo utilizzatore rimanga privo di tutela.

L’art. 12 c.p.i. gli riconosce il diritto di continuare a impiegare il segno, anche a fini pubblicitari, nei limiti della diffusione locale raggiunta prima della registrazione altrui.

La tutela del preutente assume, però, natura essenzialmente conservativa: gli consente di mantenere la posizione già acquisita sul mercato, ma non gli attribuisce un diritto esclusivo paragonabile a quello derivante dalla registrazione.

Nel richiamare Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 2024, n. 33614, il Tribunale precisa che il primo utilizzatore conserva soltanto la posizione concretamente maturata: può proseguire l’impiego del segno per le attività e nel territorio già interessati dal preuso, ma non dispone di un potere interdittivo nei confronti del titolare della successiva registrazione.

Si determina così una sorta di “regime di duopolio”, nel quale il marchio di fatto e quello successivamente registrato possono coesistere (anche) nel medesimo territorio.

La conseguenza può apparire controintuitiva. L’imprenditore che ha adottato per primo il segno conserva il diritto di utilizzarlo nell’area in cui si era già affermato, ma non può impedire al titolare della registrazione di entrare nella stessa zona con un marchio identico o simile.

Al tempo stesso, il preutente non può invocare il proprio uso anteriore per estendere la tutela oltre l’ambito territoriale già raggiunto. Il suo diritto resta circoscritto alle modalità, all’attività e alla diffusione che caratterizzavano il preuso.

Sulla base di tali principi, il Tribunale ha escluso sia la nullità dei marchi registrati successivamente, sia la possibilità di trasferirne la titolarità alla società attrice mediante l’azione di rivendica.

Come sintetizzato dalla sentenza, il diritto del preutente rimane limitato alla facoltà di continuare a utilizzare il marchio di fatto nel territorio di origine e non può estendersi fino a precludere ad altri l’uso più ampio del marchio legittimamente registrato.

La conoscenza del segno anteriore costituisce prova della malafede?

La società attrice aveva cercato di superare i limiti della tutela derivante dal preuso locale sostenendo altresì che le registrazioni fossero state effettuate in malafede.

Almeno a priori, la tesi attorea non sembrava così strampalata, dal momento che il depositante non era un soggetto estraneo all’impresa pre-utilizzatrice. Aveva partecipato alla costituzione della società e ne era stato amministratore fino al 2014: conosceva, pertanto, sia l’esistenza del marchio di fatto, sia le modalità con cui era stato impiegato.

Il Tribunale ha tuttavia escluso che la sola conoscenza dell’altrui preuso fosse sufficiente a integrare la fattispecie prevista dall’art. 19, comma 2, c.p.i., secondo cui non può ottenere la registrazione chi abbia presentato la relativa domanda in malafede.

Per i Giudici, la malafede può sussistere quando il depositante, conoscendo il progetto di un altro soggetto di registrare il segno, lo preceda nel deposito, pregiudicando una concreta e legittima aspettativa all’acquisizione del diritto. In tale ipotesi, la condotta – ovviamente – non lede un diritto di marchio registrato già perfezionato, ma l’aspettativa di chi abbia concepito o utilizzato il segno e abbia intrapreso un percorso diretto alla sua registrazione, ad esempio mediante verifiche di anteriorità, indagini di mercato o altre attività preparatorie.

Il richiamo a Cass. civ., sez. I, ord. n. 20068/2025 amplia ulteriormente il quadro: la malafede può essere ravvisata anche durante il processo di affermazione del segno, quando la diffusione già raggiunta lasci concretamente prevedere la formazione di un’anteriorità opponibile e il deposito comprometta l’aspettativa del preutente al conseguimento dell’esclusiva.

La registrazione in malafede può inoltre essere riconosciuta in presenza di una finalità anticoncorrenziale, come nei casi di accaparramento di marchi o di deposito effettuato senza una reale intenzione di utilizzare il segno, con il solo obiettivo di ostacolare l’ingresso o l’attività di un altro operatore sul mercato.

Nel procedimento, però, non era stata fornita la prova che la società preutente stesse pensando a una futura registrazione. Il segno era stato utilizzato per anni in ambito locale, ma non risultavano iniziative concrete dirette a ottenere una privativa più ampia.

La pronuncia chiarisce così che conoscere l’esistenza di un segno anteriore non equivale automaticamente a depositarlo in mala fede. Occorre dimostrare circostanze aggiuntive, quali la volontà di appropriarsi del progetto di registrazione altrui, la lesione di una concreta aspettativa all’esclusiva oppure una strategia diretta a ostacolare il concorrente.

La decisione del Tribunale barese evidenzia, una volta di più, i limiti di una strategia fondata esclusivamente sull’uso del marchio. Essere i primi a impiegare un segno non significa necessariamente poter impedire ad altri di registrarlo: quando la notorietà acquisita rimane locale, il preutente conserva uno diritto di utilizzo, ma non ottiene un’esclusiva ed è destinato a convivere con il titolare di un’eventuale registrazione successiva.

La registrazione tempestiva resta quindi lo strumento più efficace per evitare che un segno utilizzato e valorizzato nel tempo venga successivamente depositato da altri, lasciando al primo utilizzatore una tutela limitata al solo territorio per il quale riesca concretamente a dimostrare il proprio preuso.