Abstract
Scoprire un nuovo uso terapeutico per un farmaco già noto può aprire la strada a un nuovo brevetto, ma scegliere quando depositarlo è delicato: muoversi troppo presto può significare avere dati ancora insufficienti, mentre aspettare può lasciare spazio a pubblicazioni o depositi altrui. E anche quando il brevetto viene ottenuto, resta il problema di difenderlo se sul mercato esistono già generici della stessa molecola. Dalle prove necessarie al deposito alla protezione dell’investimento, vediamo quando un secondo uso medico può diventare un’esclusiva concretamente difendibile.
Nuovo uso per un farmaco noto: quando è il momento di depositare il brevetto?
Una sostanza già conosciuta può rivelarsi efficace per un uso terapeutico diverso da quello per cui era stata inizialmente studiata. È successo con farmaci molto noti.
Il sildenafil, principio attivo del Viagra®, era stato studiato nell’area cardiovascolare prima di essere sviluppato per il trattamento della disfunzione erettile. Ancora più particolare è la storia della talidomide. Commercializzata in Germania dal 1957 come Contergan®, veniva utilizzata come sedativo e sonnifero, prima di essere ritirata nel 1961 dopo la scoperta dei gravissimi effetti sullo sviluppo fetale. Decenni dopo, la stessa sostanza è tornata sul mercato statunitense come Thalomid® per nuove indicazioni terapeutiche, fino all’approvazione nel 2006 per il trattamento del mieloma multiplo di nuova diagnosi.
Sono storie molto diverse, ma rendono concreto il punto: una molecola già conosciuta può trovare un nuovo impiego terapeutico anche molti anni dopo la sua scoperta.
Per un’impresa farmaceutica, un’università o un centro di ricerca che individua un nuovo impiego, però, il problema arriva molto prima del successo commerciale. Bisogna decidere quando depositare la domanda di brevetto. E il momento non è indifferente.
Correre troppo può portare a depositare una domanda ancora vaga, nella quale il nuovo effetto terapeutico non è sufficientemente sostenuto o l’uso che si pretende di proteggere è più ampio di quanto consentano le evidenze disponibili. In questi casi il brevetto può non essere concesso oppure, se concesso, essere successivamente contestato.
Aspettare troppo espone al rischio opposto. Nel frattempo altri possono depositare o rendere pubblici risultati rilevanti, modificando lo stato della tecnica rispetto al quale saranno valutate novità e attività inventiva. Anche una pubblicazione dello stesso gruppo di ricerca, se avviene prima del deposito, può compromettere la novità dell’invenzione.
È il problema della cosiddetta “predivulgazione distruttiva”: una pubblicazione scientifica, una presentazione a un congresso o un’altra divulgazione accessibile al pubblico può entrare a far parte dello stato della tecnica. Ne abbiamo parlato più diffusamente nell’articolo “L’invenzione confidata alle persone sbagliate: quando la divulgazione prematura distrugge il brevetto”.
Per chi sviluppa un nuovo uso terapeutico, quindi, la scelta del momento in cui depositare richiede di tenere insieme maturità della ricerca e tempestività della protezione. Bisogna muoversi abbastanza presto da non perdere spazio rispetto a ciò che altri potrebbero depositare o pubblicare, ma con una domanda che contenga già elementi sufficienti a sostenere ciò che si vuole proteggere.
Il fatto che la sostanza sia già conosciuta non esclude, di per sé, la possibilità di ottenere un brevetto. La Convenzione sul Brevetto Europeo consente di proteggere una sostanza o composizione già nota quando viene destinata a uno specifico uso terapeutico non compreso nello stato della tecnica (art. 54(5) CBE). È il cosiddetto brevetto di secondo uso medico (second medical use): non viene brevettata una seconda volta la molecola, ma il suo specifico nuovo impiego terapeutico.
Il punto è capire che cosa c’è di nuovo nell’uso che abbiamo scoperto. Il caso più intuitivo è quello di un farmaco già conosciuto che si rivela efficace contro una malattia diversa. Ma la novità terapeutica può essere più circoscritta. Lo stesso farmaco può, per esempio, rivelarsi efficace soltanto nei pazienti che presentano una determinata caratteristica clinica o biologica, oppure quando viene somministrato con un dosaggio o secondo modalità diverse da quelle già conosciute.
È qui che il drug repurposing incontra il diritto dei brevetti. Scoprire un nuovo impiego non significa automaticamente poterlo brevettare. Quella specifica applicazione terapeutica deve essere nuova e presentare attività inventiva rispetto alle conoscenze già disponibili.
Prima del deposito bisogna quindi definire con precisione ciò che si vuole proteggere. La malattia trattata, le caratteristiche dei pazienti per i quali il farmaco funziona, il dosaggio o le modalità con cui viene somministrato possono incidere sul perimetro del brevetto. Una rivendicazione molto ampia può sembrare più vantaggiosa, ma deve trovare sostegno in ciò che la ricerca consente effettivamente di affermare al momento del deposito.
A questo punto la domanda diventa inevitabile: quanto bisogna avere già dimostrato prima di depositare? Non sempre servono dati clinici completi, ma una semplice ipotesi può non bastare. È su questo confine che si gioca buona parte della futura tenuta del brevetto.
Si può brevettare un nuovo uso prima di avere i dati definitivi?
Quando la ricerca sul nuovo uso terapeutico è ancora in corso, la domanda è molto concreta: bisogna aspettare di avere tutti i risultati oppure si può depositare il brevetto e completare gli studi successivamente?
In linea di principio, non è necessario attendere la conclusione degli studi clinici. Una domanda di brevetto può essere depositata quando la ricerca è ancora in una fase precedente. Questo, però, non significa che sia sufficiente indicare un possibile effetto terapeutico e riservarsi di dimostrarlo in futuro.
Al momento del deposito deve esserci già una base sufficiente per sostenere l’effetto terapeutico che si vuole proteggere. A seconda del caso, possono essere rilevanti dati sperimentali già disponibili oppure un ragionamento scientifico fondato sulle conoscenze esistenti. Quello che non basta è una semplice associazione speculativa tra una sostanza e una patologia.
La distinzione è importante perché gli studi possono proseguire anche dopo il deposito. E i risultati ottenuti successivamente possono, in determinate condizioni, essere utilizzati a sostegno del brevetto.
La decisione G 2/21 della Commissione allargata di ricorso dell’Ufficio Europeo dei Brevetti ha chiarito proprio questo punto: una prova non può essere esclusa soltanto perché prodotta dopo la data di deposito. I dati successivi possono essere presi in considerazione quando l’effetto tecnico che intendono dimostrare era già ricavabile dalla domanda originaria, letta alla luce delle conoscenze generali del tecnico del settore.
Detto in termini più semplici: gli studi successivi possono confermare l’invenzione depositata, ma non possono creare retroattivamente ciò che nella domanda iniziale non c’era.
Questo spiega anche perché depositare molto presto, soltanto per assicurarsi una data, può essere rischioso. Se il nuovo impiego terapeutico è ancora poco più di un’ipotesi, i risultati positivi ottenuti mesi o anni dopo non necessariamente consentiranno di rimediare alla debolezza della domanda originaria.
Allo stesso modo, i dati successivi possono rafforzare ciò che era già contenuto nella domanda, ma non possono servire ad allargare retroattivamente l’invenzione. Se al momento del deposito gli elementi disponibili sostengono soltanto un impiego terapeutico circoscritto, non si può fare affidamento sugli studi futuri per giustificare una protezione che, in origine, non aveva una base sufficiente.
C’è poi un problema diverso. Avere elementi sufficienti per sostenere che il farmaco produce un determinato effetto terapeutico non significa necessariamente che quel nuovo uso sia inventivo.
Lo mostra il caso del remdesivir contro le infezioni da SARS-CoV-2, esaminato dalla Divisione centrale di Milano della Corte Unificata dei Brevetti. La Corte ha respinto l’attacco per insufficienza della descrizione, ma ha comunque revocato il brevetto per difetto di attività inventiva. Sulla base delle conoscenze anteriori, il tecnico del settore avrebbe avuto una motivazione concreta per provare il farmaco e una ragionevole aspettativa di successo.
La distinzione è importante: dimostrare che un farmaco funziona non significa necessariamente aver inventato un uso brevettabile. Occorre anche verificare se, al momento del deposito, arrivare proprio a quell’impiego fosse o meno ovvio per un tecnico del settore sulla base di ciò che era già conosciuto.
Per un’impresa o un gruppo di ricerca, quindi, prima del deposito bisogna fare due verifiche diverse. Da una parte, capire se esistono già elementi sufficienti per sostenere l’effetto terapeutico che si vuole proteggere. Dall’altra, ricostruire ciò che era già noto per valutare quanto quel risultato fosse prevedibile.
Superati questi ostacoli si può arrivare a un brevetto valido. Ma questo non risolve ancora un problema tipico del secondo uso medico: come si protegge il nuovo impiego quando la stessa molecola è già disponibile sul mercato come generico?
Come proteggere un nuovo uso quando il farmaco è già disponibile come generico?
Il problema più particolare dei brevetti di secondo uso emerge quando la stessa molecola è già liberamente disponibile come generico per altre indicazioni. Il produttore del generico può venderla per gli usi non più protetti, mentre il titolare del brevetto conserva l’esclusiva sul nuovo impiego terapeutico.
Sulla carta i due mercati sono distinti. Nella pratica, molto meno.
Immaginiamo che un farmaco sia utilizzato da anni per la malattia A e che sia ancora brevettato il suo successivo impiego contro la malattia B. I generici possono essere regolarmente venduti per la malattia A. Il problema nasce se quegli stessi prodotti finiscono per essere utilizzati anche per la malattia B, ancora coperta dal brevetto di secondo uso.
Per evitare questa sovrapposizione, il produttore del generico può escludere dalla propria autorizzazione e dalla documentazione del medicinale l’indicazione ancora brevettata. È il cosiddetto skinny label o carve-out: il generico viene autorizzato per gli usi ormai liberi, lasciando fuori quello ancora protetto.
Ma eliminare un’indicazione dalla documentazione non significa necessariamente riuscire a separare gli usi nella realtà.
Un medico può prescrivere indicando soltanto il principio attivo. Il farmacista può dispensare il generico. Anche una gara per l’acquisto dei medicinali può non distinguere tra le diverse indicazioni. Il generico può così arrivare anche ai pazienti trattati per l’uso ancora brevettato, pur senza riportare quell’indicazione nella propria documentazione.
È quello che è accaduto nel caso del pregabalin, principio attivo commercializzato come Lyrica®. Nel Regno Unito una parte rilevante delle prescrizioni non indicava la patologia trattata. Diventava quindi difficile capire se il pregabalin generico sarebbe stato dispensato per un uso ormai libero oppure per il dolore neuropatico ancora rivendicato dal brevetto.
La Supreme Court britannica ritenne che, anche ipotizzando valide le rivendicazioni, la contraffazione non fosse stata provata nei fatti. I giudici espressero posizioni diverse sul criterio giuridico da applicare, ma la vicenda rende evidente il problema: un’indicazione può essere esclusa dalla documentazione del generico e, allo stesso tempo, essere difficile da separare nella prescrizione e nella dispensazione effettive.
In Italia il problema è emerso nel procedimento cautelare Novartis v Medac, relativo all’everolimus. Il generico aveva escluso le indicazioni protette, ma aveva partecipato a gare che non distinguevano tra i diversi impieghi terapeutici. Vi erano quindi elementi per ritenere che il prodotto potesse essere destinato anche agli usi ancora coperti dal brevetto.
Il Tribunale di Milano non considerò sufficiente il solo carve-out e impose anche comunicazioni rivolte ai soggetti coinvolti nell’acquisto e nell’utilizzo del medicinale. Si trattava però di una decisione cautelare legata alle circostanze concrete del caso: non significa che lo skinny label sia sempre insufficiente.
Un ulteriore passaggio arriva dalla prima decisione della Corte Unificata dei Brevetti sulla contraffazione di un secondo uso medico, Sanofi e Regeneron v Amgen.
La Corte ha considerato due aspetti. Il primo riguarda ciò che accade oggettivamente sul mercato: il prodotto viene offerto o commercializzato in condizioni che possono condurre all’uso brevettato? Il secondo riguarda il concorrente: sapeva, o avrebbe ragionevolmente dovuto prevedere, che il prodotto sarebbe stato utilizzato anche per quell’impiego?
Nel caso concreto, la Corte ha confermato la validità del brevetto, ma ha escluso la contraffazione da parte di Amgen perché le circostanze non dimostravano una condotta diretta verso l’uso protetto.
Per il titolare di un brevetto di secondo uso, quindi, non basta controllare l’etichetta o il foglietto illustrativo del generico. Possono contare le modalità con cui il farmaco viene prescritto e dispensato, le caratteristiche delle gare, le dimensioni dei diversi mercati, i messaggi commerciali e le misure adottate dal produttore per evitare che il proprio prodotto venga utilizzato nell’indicazione brevettata.
Questo significa che la tutela del secondo uso non dovrebbe essere preparata soltanto quando nasce la controversia. Bisogna capire in anticipo se, e come, sarà possibile distinguere sul mercato l’uso protetto dagli usi già liberi della stessa molecola e quali elementi permetteranno eventualmente di dimostrare che il prodotto concorrente è finito nell’indicazione brevettata.
Ed è proprio questa difficoltà a portare alla domanda successiva. Se la molecola è già disponibile come generico e il nuovo mercato non è sempre facile da isolare, quanto vale economicamente il brevetto sul secondo uso e quanto conviene investire per ottenere quella protezione?
Un nuovo uso è brevettabile: ma conviene investire per portarlo sul mercato?
Ottenere un brevetto sul nuovo uso non chiude la questione. Per chi deve finanziare gli studi e portare la nuova indicazione sul mercato resta da capire quanto l’investimento potrà essere effettivamente protetto.
Il primo punto è distinguere il brevetto dalla protezione regolatoria. Sono tutele diverse. Avere un brevetto sul nuovo uso non significa ottenere automaticamente una nuova esclusività regolatoria sul farmaco. Allo stesso modo, l’autorizzazione all’immissione in commercio consente di commercializzare il medicinale, ma non autorizza a utilizzare un’invenzione ancora coperta dal brevetto di un altro soggetto.
Questa distinzione pesa particolarmente nel drug repurposing. Una molecola può essere conosciuta da molti anni e magari essere già disponibile come generico. Chi scopre una nuova indicazione può quindi trovarsi a sostenere i costi della ricerca, degli studi e dell’autorizzazione su un principio attivo che altri possono già vendere per indicazioni diverse.
Per capire il problema bisogna considerare anche la protezione regolatoria.
Nel regime europeo attualmente applicabile ai medicinali di riferimento opera il sistema comunemente indicato come “8+2+1”. Per otto anni il produttore di un generico non può fare affidamento sui dati del medicinale di riferimento. Trascorso questo periodo può ottenere l’autorizzazione, ma il prodotto non può essere commercializzato prima del decimo anno. In determinate condizioni può aggiungersi un ulteriore anno di protezione di mercato quando, nei primi otto anni, viene autorizzata una nuova indicazione con un significativo beneficio clinico rispetto alle terapie esistenti.
Questo meccanismo, però, non significa che la scoperta di ogni nuovo uso faccia ripartire da capo il periodo di protezione regolatoria. Brevetto di secondo uso ed esclusività regolatoria possono quindi avere durate e presupposti differenti.
Pensiamo a un principio attivo presente sul mercato da anni e ormai disponibile come generico. Un’impresa scopre che lo stesso farmaco può essere efficace contro una nuova patologia e decide di finanziare gli studi necessari per sviluppare e autorizzare quell’indicazione.
Può riuscire a ottenere un brevetto sul nuovo uso. Ma deve comunque chiedersi quale parte del mercato riuscirà realmente a riservare alla nuova indicazione, soprattutto se la stessa molecola continuerà a essere venduta a un prezzo più basso per gli impieghi già liberi.
È il collegamento con il problema visto nel capitolo precedente. Se prescrizione, dispensazione e gare non distinguono bene tra i diversi usi dello stesso principio attivo, anche un brevetto valido può incontrare difficoltà nel proteggere economicamente la nuova indicazione.
Per questo, prima di finanziare un progetto di riposizionamento, la domanda non dovrebbe essere soltanto se il nuovo uso sia brevettabile. Bisogna considerare quanto dureranno le protezioni disponibili, quali costi richiederanno lo sviluppo e l’autorizzazione e quanto il nuovo mercato sarà concretamente separabile dagli usi già aperti alla concorrenza.
Anche la riforma della legislazione farmaceutica europea affronta il problema degli incentivi al drug repurposing. Nel testo concordato da Parlamento europeo e Consiglio è prevista, a determinate condizioni, una protezione regolatoria dei dati di quattro anni per alcuni medicinali già conosciuti sviluppati per una nuova indicazione terapeutica.
Questa previsione deve però essere distinta dal regime oggi applicabile. Il nuovo quadro europeo non può ancora essere trattato come una tutela già operativa per chi valuta oggi un progetto di riposizionamento.
Alla fine, quindi, la possibilità di brevettare un secondo uso è soltanto una parte della decisione. Prima di investire occorre mettere insieme protezione brevettuale, eventuale esclusività regolatoria, costi dello sviluppo e possibilità concreta di riservare al nuovo uso una parte riconoscibile del mercato.
Una nuova indicazione può essere scientificamente promettente e brevettabile. Questo, da solo, non dice ancora se l’investimento necessario per portarla sul mercato sarà altrettanto difendibile.
Bibliografia
Ghofrani HA, Osterloh IH, Grimminger F. Sildenafil: from angina to erectile dysfunction to pulmonary hypertension and beyond. Nat Rev Drug Discov. 2006;5(8):689-702. doi:10.1038/nrd2030.
Science Museum. Thalidomide. Science Museum. 11 dicembre 2019.
U.S. Food and Drug Administration. Search Orphan Drug Designations and Approvals. Record: thalidomide (Thalomid), marketing approval for newly diagnosed multiple myeloma, 25 maggio 2006 [consultato il 23 agosto 2026].
European Patent Organisation. European Patent Convention, Article 54 – Novelty.
European Patent Office. Guidelines for Examination in the European Patent Office, G-VI, 6.1 – First or further medical use of known products. 2026.
European Patent Office. Guidelines for Examination in the European Patent Office, G-VI, 6.1.2 – Therapeutic uses pursuant to Art. 54(5). 2026.
European Patent Office. Guidelines for Examination in the European Patent Office, F-III, 10 – Further medical use claims. 2026.
European Patent Office, Enlarged Board of Appeal. Decision G 2/21, Reliance on a purported technical effect for inventive step (plausibility), 23 March 2023.
Unified Patent Court, Central Division – Milan seat. Decision of 4 May 2026, Gilead Sciences, Inc. v Academy of Military Medical Sciences, UPC_CFI_552/2025.
UK Supreme Court. Warner-Lambert Company LLC v Generics (UK) Ltd t/a Mylan and another, judgment of 14 November 2018, [2018] UKSC 56.
Giove L, Zecchin G. IT – Novartis Pharma v. Medac Farma. EPLAW. 5 maggio 2022. Nota a Tribunale di Milano, 10 gennaio 2022, causa n. 11933/2022.
Unified Patent Court, Düsseldorf Local Division. Decision of 13 May 2025, Sanofi Biotechnology SAS and Regeneron Pharmaceuticals Inc. v Amgen Inc. et al., UPC_CFI_505/2024.
European Medicines Agency. Data exclusivity. EMA [consultato il 23 agosto 2026].
Council of the European Union, General Secretariat. Directive on the Union code relating to medicinal products for human use – Analysis of the final compromise text with a view to agreement. Documento ST 6367/26. Bruxelles, 24 febbraio 2026.
European Parliament. Revision of the EU pharmaceutical legislation. Legislative Train Schedule [consultato il 23 agosto 2026].
Revisionato da: Arlo Canella
Data di pubblicazione: 23 Agosto 2026
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