Abstract
Brevetto e segreto commerciale proteggono l’innovazione secondo logiche diverse. Il primo richiede di divulgare l’invenzione in cambio di un’esclusiva temporanea; il secondo può durare finché le informazioni restano riservate e adeguatamente protette. Per un’impresa chimica, la scelta dipende soprattutto da ciò che può essere ricostruito analizzando il prodotto finale. Spesso, però, la strategia più efficace combina le due forme di tutela.
Brevetto e segreto commerciale: due forme di tutela
Il brevetto e il segreto commerciale proteggono il valore dell’innovazione in due modi diversi. Il brevetto impone di descrivere l’invenzione e, se concesso, attribuisce un’esclusiva temporanea. Il segreto non si deposita: può durare finché l’informazione resta riservata, conserva valore economico proprio per tale ragione ed è protetta con misure adeguate.
Per un’impresa chimica, la scelta dipende soprattutto da che cosa si vuole proteggere e da quanto sia ricostruibile dall’esterno. Una molecola nuova e facilmente analizzabile può richiedere il brevetto. Un parametro produttivo che non emerge dal prodotto finito può essere più adatto al segreto. Spesso, però, le due tutele possono convivere.
Il brevetto, in sostanza, è uno scambio. La domanda deve descrivere l’invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo. In cambio, se il titolo viene concesso, il titolare ottiene un diritto di esclusiva territorialmente delimitato. Per il brevetto europeo la durata ordinaria è di vent’anni dalla data di deposito (art. 63 CBE; art. 60 c.p.i.).
Brevettare significa quindi mettere nero su bianco informazioni che, con la pubblicazione della domanda, entreranno anche nella conoscenza dei concorrenti. Nel procedimento europeo la pubblicazione avviene normalmente dopo diciotto mesi dalla data di deposito o di priorità (art. 93 CBE). La divulgazione viene accettata in cambio di un’esclusiva giuridica, non della certezza che nessuno proverà a imitare il prodotto.
Il segreto commerciale segue un’altra logica. Non si deposita: si mantiene. La tutela richiede che le informazioni siano effettivamente segrete, abbiano valore economico proprio perché segrete e siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle tali (art. 98 c.p.i.; direttiva (UE) 2016/943).
Una composizione chimica può essere brevettata?
Una composizione chimica può essere protetta mediante un brevetto di prodotto quando ciò che genera valore è la sostanza, la miscela o la formulazione finale. Non basta, però, che la formula sia “nuova” nel linguaggio comune: occorre verificare novità, attività inventiva, applicabilità industriale e sufficienza della descrizione. Il tema dei requisiti e del momento del deposito è approfondito nell’articolo dello Studio “Brevetto: cos’è e quando registrarlo?”.
La rivendicazione di prodotto è spesso la forma più forte nel brevetto chimico. Se l’invenzione consiste in un nuovo composto, in una miscela o in una composizione, il brevetto può impedire ai concorrenti di produrre, usare, commercializzare o importare il prodotto rivendicato anche quando lo ottengano con un procedimento diverso, nei limiti dell’ordinamento applicabile (art. 64 CBE; art. 66 c.p.i.).
La protezione può riguardare la combinazione dei componenti oppure essere delimitata attraverso rapporti quantitativi. Per esempio, una composizione può essere rivendicata mediante la presenza di X, Y, Z e W o attraverso intervalli percentuali più precisi. Una formula troppo stretta può lasciare spazio ai concorrenti; una troppo ampia può non reggere all’esame o a una contestazione. Le rivendicazioni devono definire l’oggetto della protezione, essere chiare e concise e trovare sostegno nella descrizione (art. 84 CBE).
Nel settore chimico sono frequenti anche le rivendicazioni Markush. Non proteggono una sola molecola, ma una struttura generale con varianti: per esempio, un composto in cui il gruppo R può essere scelto tra più sostituenti indicati nella rivendicazione.
Questa tecnica è utile quando l’impresa vuole proteggere una famiglia di composti costruita intorno alla stessa idea tecnica. Non basta, però, aggregare alternative eterogenee: secondo le Linee guida EPO sulle rivendicazioni Markush, le alternative devono condividere una proprietà o attività e una struttura comune significativa oppure appartenere a una classe riconosciuta di composti chimici.
Esiste poi la rivendicazione product-by-process: una rivendicazione di prodotto formulata attraverso il procedimento con cui il prodotto è ottenuto. Serve quando il prodotto non può essere definito adeguatamente soltanto mediante la composizione, la struttura o altri parametri. Il punto da tenere presente è questo: al centro della tutela resta il prodotto, non il procedimento. Le Linee guida EPO sulle rivendicazioni product-by-process chiariscono che un processo nuovo non rende nuovo un prodotto che, come tale, apparteneva già allo stato della tecnica.
In alcuni casi la tutela può riguardare anche l’apparecchiatura o l’impianto progettato per ottenere, trattare o controllare il prodotto chimico. Questo accade quando il vantaggio non risiede soltanto nella composizione finale, ma nel sistema tecnico che consente di produrla in modo stabile, scalabile o con determinate caratteristiche.
E se l’innovazione fosse nel processo produttivo?
Quando il valore innovativo risiede nel processo produttivo, il brevetto può proteggere il metodo di preparazione, il trattamento o una selezione specifica di condizioni operative. Nella chimica il prodotto finale può essere già noto, mentre il modo per ottenerlo può essere nuovo e non evidente.
Se l’oggetto del brevetto è un procedimento, la protezione si estende anche ai prodotti direttamente ottenuti con quel procedimento (art. 64, par. 2, CBE; art. 66 c.p.i.). La forza teorica della tutela va però confrontata con la possibilità concreta di provare la violazione: ricostruire ciò che avviene nello stabilimento di un concorrente può essere più difficile che analizzare un prodotto presente sul mercato.
Accanto al processo, può assumere rilievo il nuovo impiego tecnico di una sostanza già conosciuta. Le decisioni della Grande Camera di ricorso EPO G 2/88, “Friction reducing additive” e G 6/88, “Plant growth regulating agent” hanno riconosciuto, per le rivendicazioni di secondo uso non medico, che un nuovo effetto tecnico non reso disponibile al pubblico può operare come caratteristica funzionale della rivendicazione. Gli usi farmaceutici seguono regole specifiche e richiedono una valutazione separata.
Il brevetto chimico può quindi coprire un processo di preparazione, un trattamento, una composizione entro determinati intervalli, un grado di purezza non raggiunto dai metodi noti o un nuovo impiego tecnico. Anche una selezione più ristretta rispetto a un insieme già noto può essere brevettabile, ma non per il solo fatto di essere più stretta: devono essere verificati novità e attività inventiva alla luce dell’effetto tecnico e dello stato della tecnica (Linee guida EPO sulle selection inventions).
Gli esempi realizzativi sono importanti perché mostrano che l’invenzione può essere attuata e possono sostenere eventuali limitazioni. La decisione G 1/24 ha chiarito che, nella valutazione della brevettabilità, le rivendicazioni sono il punto di partenza, ma descrizione e disegni devono sempre essere consultati per interpretarle. Sul rapporto tra rivendicazioni e descrizione si può vedere anche l’articolo dello Studio “Brevetti: l’importanza della descrizione alla luce della Cassazione n. 28071/2024”.
Quali informazioni conviene non mettere nel brevetto?
Possono restare fuori dalla domanda soltanto le informazioni che non sono necessarie per attuare l’invenzione rivendicata. La domanda deve descrivere l’invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo perché il tecnico del settore possa realizzarla (art. 83 CBE). Se il passaggio custodito come “segreto” è indispensabile per ottenere il risultato promesso, il brevetto rischia di essere insufficiente.
Può invece essere opportuno mantenere riservati parametri di ottimizzazione, tolleranze, condizioni di processo, catalizzatori, controlli di qualità, accorgimenti di stabilizzazione e know-how di scala industriale che non emergano dal prodotto e non siano necessari per attuare ciò che viene rivendicato. In questi casi il brevetto può proteggere il nucleo dell’invenzione, mentre il segreto conserva il vantaggio produttivo ulteriore.
Il segreto, però, non attribuisce un monopolio sull’informazione. La scoperta indipendente e, di regola, il reverse engineering di un prodotto legittimamente acquisito costituiscono modalità lecite di acquisizione dell’informazione, salvo i limiti contrattuali ammessi dall’ordinamento (art. 3 della direttiva (UE) 2016/943). Se la formula può essere ricostruita mediante un’analisi relativamente semplice del prodotto finito, affidarsi soltanto al segreto può essere rischioso.
La protezione del know-how richiede inoltre una gestione documentabile: classificazione delle informazioni, accessi selettivi, tracciamento, regole per copie e trasferimenti, procedure di uscita del personale e clausole coerenti con fornitori, consulenti e partner. Per approfondire questo profilo si possono consultare gli articoli dello Studio sulla tutela dei segreti commerciali e sugli accordi di riservatezza (NDA).
Brevetto o segreto: come decidere prima del lancio?
La scelta deve essere presa prima della divulgazione o della messa in commercio. La decisione G 1/23, “Solar Cell”, ha chiarito che un prodotto immesso sul mercato prima del deposito non può essere escluso dallo stato della tecnica per il solo fatto che la sua composizione o struttura interna non fossero analizzabili e riproducibili dal tecnico del settore. Inoltre, le informazioni tecniche sul prodotto che il tecnico può ricavare diventano parte dello stato della tecnica.
La predivulgazione va quindi gestita con attenzione. Le eccezioni alla perdita di novità sono limitate e non costituiscono un periodo di grazia generale: riguardano, in particolare, l’abuso evidente e determinate esposizioni ufficiali, alle condizioni previste dalla legge (art. 55 CBE; art. 47 c.p.i.).
Durante lo sviluppo è perciò importante gestire correttamente la fase di prototipazione e regolare la condivisione con laboratori, fornitori e partner.
- Il brevetto tende a essere preferibile quando il prodotto è facilmente analizzabile o copiabile, la scoperta indipendente è probabile, la violazione può essere individuata e il vantaggio competitivo giustifica i costi e la pubblicazione.
- Il segreto tende a essere preferibile quando l’informazione non emerge dal prodotto, può essere compartimentata e controllata e conserva valore per un periodo potenzialmente superiore alla durata del brevetto.
- La strategia ibrida è spesso la più adatta quando il mercato vedrà la composizione o il risultato, ma non i parametri e gli accorgimenti che rendono efficiente la produzione.
La scelta, quindi, non riguarda necessariamente l’intera formula come un blocco unico. Occorre mappare l’innovazione, separare ciò che sarà visibile da ciò che può rimanere nascosto e verificare sia la brevettabilità sia la capacità concreta dell’organizzazione di custodire il know-how.
Revisionato da: Daniele Camaiora
Data di pubblicazione: 29 Luglio 2026
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Arlo Canella
Managing & founding partner, avvocato del Foro di Milano e cassazionista, responsabile formazione e ricerca indipendente dello Studio CC®.